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【广州保护中心】联动中山快维高效化解美国外观专利侵权诉讼案

 一、基本案情

    中山市自然人叶某某于2024年4月27日,以外观专利侵权为由,在美国纽约州南区法院起诉广州市某信息科技有限公司,请求禁令、损害赔偿、以及惩罚性赔偿。被告仅为该公司一家。涉案产品为被告在亚马逊销售的融蜡灯产品,取代传统的点燃方式,利用卤素灯泡光源发热融化香薰蜡烛,当香薰蜡烛融化后散发香气。双方经过3轮以上的交锋,原告先后共提交了2份诉状,3份答辩状,被告先后提交了3份答辩状,双方争议焦点包括发明人有误、功能性特征、侵权认定、专利有效性等。最终,双方于2024年12月正式达成和解。

    本案中,广州保护中心在为本辖区企业提供纠纷应对指导的同时,积极联动对方当事人所属辖区的知识产权快维中心,同时开展原被告双方的援助工作,有效帮助双方及时理清案情,指引双方减少不必要的诉讼成本,促成双方最终达成和解。在应对日益增长的原被告双方均涉及国内企业的海外知识产权诉讼案件时,该联动协调的做法经验值得借鉴。

二、经验做法

    一是及时通知监测案情,助企争取应诉准备时间。广州保护中心在案发后一天2024年4月28日即通过诉讼数据库监测到该案,并及时通知被告。原告后于5月7日申请电子送达,并于5月15日才将相关案卷电子送达至被告,使被告获知案情。而在此期间被告广州市某信息科技有限公司已在广州保护中心指导下及时开展案情分析和应诉准备。

    二是检索诉讼历史,全面分析案情。广州保护中心通过使用诉讼数据库发现,原告在本案起诉日之前,于2024年4月9日已就相同专利,在美国伊利诺伊州法院发起了批量起诉,涉及23个被告。该案先后获得临时限制令(TRO)、初步禁令(PI),并陆续有被告聘请律师应诉及进行和解,为本案的应对提供参考。

    三是开展专利稳定性检索和专利侵权比对分析。广州保护中心通过检索发现多件对涉案外观专利构成影响的现有设计,为被告的应诉及和解提供有利支持,并根据美国外观设计专利的侵权判定法则,以普通观察者从整体观察角度来进行,将涉案专利、被控产品、现有设计三者进行比对,进行侵权比对分析。

    四是组织美国专家,研析美国诉讼应对策略。广州保护中心组织美国知识产权诉讼领域专家及被告广州市某信息科技有限公司,开展专家指导会议,结合前期对案情的分析共同深入研析案情,解析在作为唯一被告时的应诉策略,以及美国专利不可执行抗辩、美国专利非显而易见性评价的要点等,成为被告后续开展应诉答辩的重要参考依据。

    五是联动当地快维中心,积极促成和解。广州保护中心与中山(灯饰)知识产权快速维权中心开展合作,同步案情,通过快维中心与住所地位于中山的原告建立联系,协助沟通原被告双方的意见和需求。在案件进入双方多轮的互相答辩交锋中,广州保护中心持续跟进案件,通过对接双方的实际需求、解读案件发展和诉讼成本等方式积极促成双方意见达成一致。