新疆知识产权公共服务平台

“王致和”海外遭抢注 老字号海外维权路

【案情摘要】“王致和”老字号与“同仁堂”同龄,均创于清康熙八年 (公元 1669 年),至今已有 338 年历史。王致和公司早在 1985 年就将“王致和”注册为自己的商标。此后,从 1996 年至今, 王致和公司又在腐乳、调味品、矿泉水等多种商品类别上注册 为自己的商标,以保证自己的商标独占使用权。自 20 世纪 90 年代末开始拓展国际市场以来,王致和公司在美国、加拿大、 东南亚等 10 多个国家和地区注册了“王致和”商标,为公司 海外市场的拓展奠定基础。 2006 年 7 月,出于拓展德国市场的需要,王致和公司准备 在德国注册“王致和”商标时,却被意外告知,“王致和”腐乳、 调味品、销售服务 3 类商标已经被德国 OKAI Import Export GmbH(以下简称“欧凯公司”)于 2005 年 11 月 21 日申请注册, 并在 2006 年 3 月 24 日起开始公示。按照德国商标法的规定, 商标初审公告期为 3 个月,如果在 3 个月内商标局未收到第三 人提出异议,则予以核准注册。据此规定,此时“王致和”商 标已经落入欧凯公司手中。 欧凯公司总部在柏林,是德籍华人开设的主营中国商品的 超市,在德国销售包括王致和产品在内的多种中国知名商品。 2006 年 8 月,王致和公司的代理律师向欧凯公司发出律师函, 并积极与对方进行协商,但对方没有任何回复。 在与对方协商未果后,王致和公司委托由中方、德方律师 共同组成的律师团,根据德国反不正当竞争法和商标法等相关法律,向德国慕尼黑地方法院提起诉讼,要求欧凯公司无偿归 还商标,依其使用“王致和”商标获利情况对王致和公司进行 赔偿,并要求对该公司的恶意抢注行为进行处罚。 德国时间 2007 年 1 月 26 日,德国慕尼黑地方法院正式受 理“王致和商标抢注案”。诉讼期间,王致和公司发现欧凯公司 这家“抢注专业户”不仅抢注了“王致和”商标,而且还抢注 了“白家”、“洽洽”、“老干妈”等近十种中国知名商标。王致 和公司第一时间与上述企业取得联系,告知其商标被抢注的事 实。被抢注企业纷纷表示,要对这种恶意抢注行为斗争到底并 尽最大努力帮助王致和公司夺回商标,而后各自对欧凯公司提 起起诉。在很短的时间内,王致和、狗不理、少林寺、桂发祥 4 家企业出具了经其法定代表人签名的声明,表明欧凯公司未 经其许可擅自在德国抢注其商标,从而构成恶意抢注和不正当 竞争行为。这份声明成为法庭上王致和公司向法官证明欧凯公 司“恶意抢注”的佐证。 德国时间 2007 年 8 月 8 日上午 11 点,王致和公司诉欧凯 公司商标侵权和不正当竞争案,在专门审理知识产权案件的德 国慕尼黑地方法院第 21 法庭开庭。庭审当天,王致和公司共向 法庭提出 4 项诉讼请求:请求法院判决撤销欧凯公司抢注的“王 致和”商标,或者无条件转让给王致和公司;请求法院对欧凯公 司抢注商标的行为处以 25 万欧元的罚款,或者对其负责人进 行 6 个月监禁;同时,判决欧凯公司提供销售带有“王致和”商标的商品获利情况,王致和公司据此提出索赔金额;由欧凯 公司承担诉讼费用。 2007 年 11 月 14 日,慕尼黑地方法院一审宣判:禁止欧凯 公司在德国擅自使用“王致和”商标,依法撤销欧凯公司抢注 的“王致和”商标。2008 年 2 月 25 日,欧凯公司不服慕尼黑 法院的判决,进行上诉,法院提出调解,但双方均未让步。 2009 年 1 月 22 日,二审法院慕尼黑高等法院开庭审理了 此案。法庭上,王致和公司聘请的德国知名律师沃尔夫冈博士 据理力争,并出示了非常充分的证据,要求法庭撤销欧凯公司 恶意抢注的“王致和”商标。欧凯公司则没有出示任何新证据。 二审中,双方争辩的重点主要集中在以下两个方面:第一,欧凯 公司认为,该公司的商标注册并不构成对王致和公司的不正当 竞争行为。此外,欧凯公司负责销售,而王致和公司负责生产, 二者之间并不存在竞争关系。但是,法院认为这种理由并不成 立。虽然从实践上来说,目前欧凯公司并没有展开生产,但逻 辑上来讲,这种可能性是存在的,欧凯公司可以独立生产带有 “王致和”商标的产品并销售。第二,欧凯公司认为,由于王 致和公司在德国并没有进行市场销售活动,也就是没有实际使 用“王致和”商标,因此根据德国商标法的规定,欧凯公司的 这种抢注行为并不违法。 2009 年 4 月 23 日,慕尼黑高等法院作出终审判决:裁决 “王致和”商标侵权案中方胜诉,德国欧凯公司停止使用“王致和”商标,并撤回其在德国专利商标局注册的“王致和”商 标。至此,这起被誉为“中华老字号企业海外诉讼第一案”的 纠纷终于以“王致和”商标物归原主而告终。

【典型意义】 在“第二届中华老字号品牌价值百强榜”评选中,上榜的 358 个中华老字号有 117 个品牌价值超过 1 亿元,“茅台”和 “五粮液”的品牌价值甚至超过 100 亿元。中华老字号显示出 巨大的品牌价值。同时,根据国家工商管理总局提供的数据显 示,从 20 世纪 80 年代到 2007 年,总共发生了 2000 多起我国 出口商品的商标在海外被抢注的案例,每年造成无形资产的损 失达到 10 亿元人民币。如何避免中华老字号、中国的驰名商标 以及知名品牌在海外惨遭黑手,成为我国企业走出去的过程中 一个无法回避的课题。 本案启示性表现在如下两方面:一是具备率先注册国际商 标前瞻性;二是建立商标侵权监测预警系统。首先,商标权是 知识产权的重要组成部分,跨国企业普遍对此予以高度重视。 商标一旦在国外被抢注,我国企业产品要进入被抢注国家或地 区,企业就得以重金买回本该属于自己的商标或“改名换姓”, 这两种方法都需要付出高昂的代价。因而企业应事先在海外市 场进行商标注册,将商标作为自己海外市场战略布局的基础。 此外,我国加入的一系列知识产权国际条约为我国企业在海外 注册商标提供了极大的便利。依据联合国世界知识产权组织《商标国际注册马德里协定》以及《商标国际注册马德里协定议定 书》,“商标国际注册马德里体系”是企业进行商标国际注册最 方便、最经济的途径。我国已于 1989 年加入了《马德里协定》, 并于 1995 年加入了《马德里议定书》,成为马德里体系的成员 国。根据该协议,我国的企业可以通过商标局向世界知识产权 组织国际局提出商标国际注册的申请,某一商标只要在国际局 获得注册,便可成为国际注册商标,在马德里协定各成员国普 遍生效。目前“马德里体系”的缔约方约有 80 个,包括美国和 欧盟,基本覆盖了中国主要的贸易伙伴。 其次,中国企业建立商标侵权监测预警系统刻不容缓,2006 年 7 月,王致和公司被德国专利商标局告知“王致和”商标被 欧凯公司注册时,其实欧凯公司获得德国专利商标局核准尚不 超过 1 个月的时间。欧凯公司在 2006 年 1 月提出注册申请后, 德国专利商标局对其申请自 2006 年 3 月 24 日起开始公示,按 照德国商标法的规定,商标初审公告期为 3 个月,这 3 个月为 异议期,如果有第三人在此期间向商标局提出此项注册申请侵 犯其权利的异议,那么欧凯公司很有可能不能获得注册。因此, 如果王致和公司再提前 1 个月发现被抢注的事实,然后向德国 专利商标局提出证据确凿的异议,德国专利商标局可能将会驳 回欧凯公司的注册,从而避免日后旷日持久的诉讼大战。因此, 建立商标与品牌的侵权监测预警系统对于我国企业防范海外侵 权风险,扫清潜在的市场障碍具有不可替代的作用。