(一)案情摘要
原告EP FAMILY CORP(以下简称“EP”)是美国加利福尼亚州的企业。EP公司于2022年6月21日,向美国加州中区联邦地区法院提起诉讼。EP公司在本次诉讼中主张拥有一款“桌面”产品的美国外观专利权,并指控宁波某电器科技有限公司、宁波某商贸有限公司、某特(香港)有限公司(宁波某集团香港子公司)等3家甬企非法使用原告的外观设计,且通过各种在线零售网站销售和许诺销售未经授权的侵权产品。
宁波分中心监测到案件后,立即对案件的大量证据材料进行整理、翻译、梳理,分析原告过往案件情况,同时,第一时间联系中国旅美科技协会大纽约分会并组织人员了解案件情况。随后邀请涉案企业的知识产权负责人参加了多场海外知识产权纠纷专家应对指导会并出具纠纷应对指导意见书。
(二)案件处理结果
宁波某电器科技有限公司权衡利弊后,与原告进行了和解,和解金最终降低了50%;某特(香港)有限公司由于对该产品后续销售的意愿较低,承诺今后不再销售此类产品,与原告进行多轮谈判,最终获得许可和解,售卖完剩余库存;宁波某商贸有限公司认为原告的专利并不是很稳定,有无效的可能性,该公司结合自身业务情况,向美国专利审查与上诉委员会提出专利无效申请。
(三)典型意义
本案涉及中国企业向美国出口产品时面临的专利侵权纠纷,近年来,类似的海外知识产权侵权纠纷案件层出不穷,此案具有一定的代表性,可为其他类似案件提供正面处理思路,具体需要注意以下几点:
1.排摸潜在知识产权侵权风险。中国企业向海外国家或地区出口产品之前,需要事先调查该领域的主要竞争对手的知识产权布局,排查潜在的侵权风险和侵权对象,提前采取应对策略。发现存在知识产权侵权风险时,应当主动采取规避设计、技术合作、获得许可、请求专利无效等措施来消除侵权隐患。
2.制定多样化的应对策略。在应对涉美知识产权诉讼过程中,根据每个当事人的实际业务情况、利益诉求各不相同,要制定不同的应对策略,如果所涉及的侵权产品业务占其营收比例不大,想尽早从该诉讼泥潭脱离出来,或今后可以不再售卖该专利产品,可选择和解谈判;如果相关专利产品是其主营产品,涉及企业生死存亡,应该积极检索相关专利和现有技术,提起专利无效,维护自身合法权益。