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本田技研工业株式会社与重庆恒胜鑫泰贸易有限公司、重庆恒胜集团有限公司侵害商标权纠纷案

本田技研工业株式会社(以下简称“本田株式会社”)是一家专业生产摩托车等产品的全球知名的大型跨国企业,其所有的第314940号“HONDA”商标、第1198975号“H及图”商标与第503699号“HONDA及图”经核准取得注册,分别核定使用于第12类车辆、摩托车以及前述商品零部件等。

重庆恒胜集团有限公司(以下简称“恒胜集团公司”)与重庆恒胜鑫泰贸易有限公司(以下简称“恒胜鑫泰公司”)系总公司和子公司关系。2016年4月3日,两公司获得“HONDAKIT”商标授权并与缅甸美华公司签订合同。该合同名为《销售合同》,实为定牌加工合同。恒胜鑫泰公司委托瑞丽凌云货运代理有限公司申报出口标有“HONDAKIT”标识的摩托车整车,目的地缅甸。该批货物后被瑞丽海关查获,昆明海关认为该批货物可能涉嫌侵犯本田株式会社在海关总署备案的知识产权。本田株式会社认为该批货物明显突出使用其注册的“HONDA”商标,易造成相关公众的混淆与误认,便申请昆明海关扣留该批货物。之后,本田株式会社以恒胜鑫泰公司、恒胜集团公司侵害其商标权为由,向法院提起诉讼。

法院认为被诉侵权行为属于涉外定牌加工,属于商标法意义上的“商标的使用”,案涉商品的消费者与经营者对案涉商品存在接触与混淆的可能性,最终判决恒胜鑫泰公司、恒胜集团公司依法应当承担停止侵权、赔偿损失的民事责任。

案例启示:我国企业如在日常出口贸易中涉及涉外定牌加工,需要注意,如果发现海外的委托人有侵权的恶意,应避免与其继续合作,避免出现侵权行为。此外,我国的企业在与海外委托人签订合同之前,应在国内相同或类似商品上检索是否属于与海外商标相同或近似的在先商标,如为一样的或者知名度较高的商标,应避免开展合作。最后,如涉诉,各企业应该积极向律师寻求帮助,收集证据材料,以加工行为完全符合涉外定牌加工的要求为理由进行抗辩。