（一）案件基本信息

 

司法辖区：美国

 

审理机关：美国伊利诺伊北区联邦地方法院

 

案例编号：1:17-cv-01973

 

审理法官：Charles Ronald Norgle、Samuel Der-Yeghiayan、Martha Maria Pacold

 

知识产权类型：商业秘密

 

纠纷类型：侵权纠纷

 

重点产业：计算机技术

 

起诉日期：2017 年 3 月 14 日

 

判决日期：2020 年 3 月 5 日

 

审理结果：原告胜诉

 

（二）涉案知识产权信息

 

摩托罗拉系统公司主张，海能达通信股份有限公司对讲机、基站、中继器和调度系统，以及相关的商业化和销售活动侵犯了摩托罗拉系统公司的专利，使用了被盗窃的摩托罗拉系统公司的商业秘密。

 

（三）涉案当事人信息

 

原告：Motorola Solutions, Inc.（摩托罗拉系统公司）

 

摩托罗拉系统公司（以下简称“摩托罗拉”）成立于 2011 年 1 月 4 日，由摩托罗拉公司拆分而成，是专为企业和政府客户提供任务关键型通信产品及服务的供应商。

 

被告：Hytera Communications Corporation Ltd.（海能达通信股份有限公司）

 

海能达通信股份有限公司（以下简称“海能达”）于 1993 年创建于中国深圳，于 2011 年在深圳证券交易所上市。海能达的主营业务包括窄带数字专网产品及解决方案、公专融合产品及解决方案、4G/5G 宽带产品及解决方案、指挥调度智能集成与应急通信解决方案以及卫星通信产品及解决方案等，是摩托罗拉在该领域的重要竞争对手。

 

 

（一）诉讼过程

 

2017 年 3 月 14 日，摩托罗拉向美国伊利诺伊北区联邦地方法院提起诉讼，主张海能达以非法营利为目的故意和恶意侵占摩托罗拉的商业秘密，构成了《2016 年联邦保护商业秘密法》和《伊利诺伊商业秘密法》下的商业秘密侵占，请求法庭发布临时限制令、诉前禁令和 / 或永久禁令以禁止海能达使用其商业秘密的不正当竞争行为，并且判令海能达赔偿其损失，包括追加惩罚性赔偿。

 

2018 年 2 月 12 日，海能达向法庭提交答辩状并在答辩状中指出，海能达于2006 年便开始 DMR 数字对讲机的研发工作，到 2017 年 12 月已开发出可用的DMR 数字对讲机，均发生在摩托罗拉离职员工入职海能达之前。同时，海能达对法院的管辖权提出了异议，并且声称海能达的无线电产品都是独立开发的，没有利用摩托罗拉离职员工非法获取和使用摩托罗拉的商业秘密。

 

2018 年 8 月 2 日，摩托罗拉向伊利诺伊北区联邦地方法院提出增加版权侵权的诉讼请求，认为海能达部分产品侵犯了摩托罗拉的版权。在此之后，案件进入证据开示阶段，至 2019 年 9 月，案件证据开示全部结束。

 

2019 年 11 月至 2020 年 2 月，伊利诺伊北区联邦地方法院开庭数十次，双方都有多位证人出庭作证。2020 年 2 月 14 日，8 名陪审团成员闭门合议审理该案。陪审团当天即作出裁决，认定海能达侵犯摩托罗拉一项或多项商业秘密及版权，判定原告方胜诉，应得补偿性赔偿金 345761156 美元和惩罚性赔偿金418800000 美元，总计超过 7.6 亿美元。

 

2020 年 3 月 5 日，伊利诺伊北区联邦地方法院法官对该案作出一审判决，支持陪审团裁决结果，判决海能达及全资子公司向摩托罗拉支付损害赔偿金345761156 万美元及惩罚性赔偿金 418800000 美元，合计 7.6 亿美元（约合人民币 53.34 亿元）。

 

2021 年 1 月 12 日，海能达收到伊利诺伊北区联邦地方法院的通知，法官针对海能达与摩托罗拉之间的商业秘密及版权侵权诉讼案件的一审判决的判赔金额及双方在审后程序提交的部分动议作出决定，法官认可海能达在审后程序提出的研发费用赔偿金额属于重复赔偿金额的意见，对先前判赔金额进行了调减，其中商业秘密部分损失赔偿金额调减 0.736 亿美元，商业秘密部分惩罚性赔偿金额调减 1.472 亿美元，整体赔偿金额由 7.65 亿美元调减至 5.43 亿美元，减少了 2.22亿美元。此外，法官驳回了摩托罗拉在审后程序提交的关于增加额外赔偿的动议，但支持了摩托罗拉要求赔偿利息的动议，双方之后应向法院提交关于利息计算金额及计算方式的意见。

 

根据海能达 2021 年 1 月 12 日发布的公告显示，上述商业秘密及版权案仍处于审后程序阶段，双方提交的其他未决动议仍在法院审理过程中。

 

（二）双方主张

 

1. 起诉阶段

 

根据摩托罗拉在起诉状中的描述，摩托罗拉的数名员工于 2008 年先后离职并加入海能达的研发部门，上述员工在从摩托罗拉离职前私自下载并保存保密文件，并且随后在海能达工作期间使用和公开，使得海能达得以不当地获取并使用摩托罗拉视为商业秘密的技术，包括将这些技术嵌入在所生产和销售的 DMR 数字对讲机产品中。

 

基于海能达在伊利诺伊州芝加哥等地的产品销售行为以及经营活动等联系因素，摩托罗拉主张伊利诺伊北区联邦地方法院是对该案具有管辖权的合适审判地，并请求由陪审团审理该案。

 

2. 审前程序

 

海能达在答辩状中对法院的管辖权提出了异议，并且声称其无线电产品都是独立开发的，没有利用摩托罗拉离职员工非法获取和使用摩托罗拉的商业秘密。

 

在该案中，双方交换了海量的证据文件，这使得该案审前的证据开示环节一直持续到 2019 年中，用时长达 2 年多。同时，双方在审前程序中就证据交换、司法鉴定、证人证言等问题反复向法庭提出动议，其间又适逢新型冠状病毒疫情大暴发，进度进一步受到影响，原定于 2019 年底的陪审团审理程序最终被推迟到 2020 年 11 月。

 

3. 陪审团审理和裁决

 

3 个月的开庭审理结束之后，8 名陪审团成员于 2020 年 2 月 14 日闭门合议审理该案，其依据是原被告双方和法庭协商确定的 45 项陪审团指示。

 

陪审团指示第 24 项“侵占的定义”规定，为了证明发生了侵占，摩托罗拉必须通过证据优势证明：

 

（1）海能达获取了摩托罗拉的商业秘密，同时知道或有理由知道该商业秘密是通过不正当手段获取的；

 

（2）海能达公开或使用了摩托罗拉的商业秘密而未经摩托罗拉明示或暗示的同意，而且海能达：

 

1）使用了不正当手段获取该商业秘密的知识；

 

2）在公开或使用该商业秘密时，知道或有理由知道该商业秘密的知识是：

 

①得自他人或通过他人得到，该他人系以不正当手段获取该商业秘密；

 

②在产生保密或限制使用该商业秘密的责任的境况下获取；

 

③得自他人或通过他人得到，该他人对摩托罗拉负有保密或限制使用该商业秘密的责任。

 

 

（一）案例特点

 

1. 标的额巨大

 

该案最初确定的赔偿金总额超过 7.6 亿美元，位列近 10 年美国商业秘密侵占案件赔偿额榜单的第二名，仅次于 2011 年的杜邦诉韩国科隆工业公司案。虽然在 2021 年的一审判决中，整体赔偿金额由 7.65 亿美元调减至 5.43 亿美元，减少了 2.22 亿美元，但标的额仍是一个巨大的数目。

 

2. 全球系列诉讼

 

该案源于常见的离职雇员加入新公司时携带保密资料的情形。2017 —— 2022年，摩托罗拉与海能达在美国和欧洲至少展开了 6 起诉讼。这也反映出知识产权诉讼中一个日渐明显的趋势，即有竞争关系公司之间的诉讼往往不局限于一个案件，而是衍化成在全世界范围多个司法辖区的对抗。

 

在该案进行的同时，摩托罗拉分别在两起德国的专利侵权诉讼（曼海姆地方法院和杜塞尔多夫地方法院）中锁定了对海能达的胜局，并在一起美国国际贸易委员会的 337 调查（案号：337-TA-1053）中取得部分胜利。[1] 这些摩托罗拉先前得到的有利判决迫使海能达在被诉的相关产品中弃用或重新设计某些产品功能或特征。

 

针对摩托罗拉打出的这一系列全球诉讼组合拳，海能达也发起了反击。海能达在美国俄亥俄北区联邦地方法院对摩托罗拉提起专利侵权诉讼（案号：1：17-cv-01794），[2]指控摩托罗拉部分双向通信设备中的“智能音频”特征侵犯其专利权。

 

（二）摩托罗拉的诉讼策略

 

摩托罗拉的诉讼策略是向陪审团讲述其竞争对手是如何通过窃取摩托罗拉的高价值保密信息以获得商业上的成功的。摩托罗拉重点强调：

 

（1）对海能达极为不利的内部邮件往来；

 

（2）海能达关键证人引用美国宪法中证人不能自证其罪的规定拒绝回答相关的问题；

 

（3）间接证据和证词显示海能达有损毁证据的嫌疑。为支持其惩罚性赔偿请求，摩托罗拉指控海能达高管人员参与密谋盗用商业秘密，并再次强调其对海能达故意损毁相关证据的指控。

 

庭审中，为支持其惩罚性赔偿请求，摩托罗拉指控海能达“故意且恶意地盗用”了其商业秘密，其中既包括“主观上有意地盗用也包括故意无视他方所有权的盗用”。摩托罗拉称，海能达总裁兼首席执行官及属下多名工程师在明确知晓的情况下参与了对摩托罗拉商业秘密的盗用，并且海能达随后“试图通过故意损毁证据掩盖窃取行为，而这些被损毁的证据恰恰包含摩托罗拉的源代码和文件”。摩托罗拉继而表示，由于“海能达享受了盗用行为带来的收益，并继续销售其承认使用了摩托罗拉源代码的产品，加之其试图删除或不提供盗用的相关证据，且在 2019 年 11 月庭审之前的诉讼过程中一直否认摩托罗拉的指控，以上种种都说明海能达认可并批准了 G.S. Kok,、Y.T. Kok、 Sam Chia 和Peiyi Huang 的不法行为，所以海能达应对其员工和代理人的盗用行为承担替代责任”。

 

（三）海能达的辩护要点

 

面对摩托罗拉的控告，海能达打出了几手防卫牌。例如，海能达虽然没有否认摩托罗拉前雇员从原告处盗取秘密文件，但在庭审中，海能达否认了这些不当获取的信息经上述个人散布给其他海能达员工，也否认了这些信息在海能达产品研发中的重要性。海能达还告诉陪审团，摩托罗拉是在企图让被告整个公司为少数几名员工的不当行为承担责任，并且为了从海能达的商业成功中攫取巨额利润，故意延迟提起诉讼的时间。用海能达代理律师的话说，摩托罗拉“想拿走 2010年以来海能达在对讲机领域赚到的每一分钱，外加更多”。

 

海能达因面临摩托罗拉巨额赔偿要求在审判中提出动议，请求法庭“禁止摩托罗拉依据域外损害”要求赔偿，这成为该案的另一个关键问题。该问题为法律问题因而法院（而非陪审团）拥有决定权。虽然在《伊利诺伊州商业秘密法案》无境外适用这一点上，法庭同意海能达的意见，但是法庭在另一关键点上作出了对摩托罗拉有利的决定，即当 18 U.S.C. § 1837 所要求的条件均被满足时，《美国联邦商业秘密保护法》可有境外适用，因此对于被告通过境内的版权侵权而在境外获利的行为，摩托罗拉有权主张损失赔偿。

 

（四）法院观点

 

虽然摩托罗拉也提起了版权侵权指控，该案的核心仍是建立在商业秘密的盗用上。正如法官给陪审团的指示中所解释的，摩托罗拉提出盗用商业秘密的主张所依据的《伊利诺伊州商业秘密法案》和《美国联邦商业秘密保护法》有一些共同的元素。在《伊利诺伊州商业秘密法案》中，如果要证明盗用商业秘密这一法律主张，摩托罗拉需要承担以下举证责任：（1）摩托罗拉拥有案件中相关信息的所有权；（2）这些相关信息属于商业秘密；（3）这些信息在伊利诺伊州被海能达盗用；（4）这些信息被海能达应用在商业中。

 

与此类似，《美国联邦商业秘密保护法》规定，要主张盗用商业秘密，摩托罗拉需要证明：（1）摩托罗拉拥有案件中相关信息的所有权；（2）这些相关信息属于商业秘密；（3）这些信息被海能达盗用；（4）此商业秘密与某项产品相关，且该产品已经进入或即将进入州际或国际贸易中。

 

此外，上述两项法案都规定，如果被告盗用商业秘密的行为是“故意且恶意的”，原告可以获得不超过补偿性赔偿金 2 倍金额的惩罚性损害赔偿金。依据法官给陪审团的指示，只有当认为海能达的行为构成恶意或者肆意罔顾摩托罗拉的权利时，陪审团才可以评定惩罚性损害赔偿。需要特别指出的是，海能达的行为“如果有不良企图，或者是为了给摩托罗拉造成损失”，则构成恶意。同时，海能达行为构成“肆意罔顾摩托罗拉的权利”，如果相关事实在综合考虑的情况下可透露出对摩托罗拉的权利的完全漠视，而并非仅限于知晓相关信息属于商业秘密。

 

 

（一）该案对海能达的影响

 

从长远的角度来说，该案对海能达在全球的竞争力和市场情况产生了较大影响。首先是对海能达名誉上的影响。商业秘密案，尤其是刑事案，跟专利诉讼案不同，有比较大的负面效应。专利侵权在一些领域几乎是无法避免的，常常跟被告的主观目的无关，而商业秘密滥用或盗窃让人联想到有目的的犯罪行为。其次是对海能达的高管和与此有关的雇员的影响。这些人员进入美国海关，或者与美国有引渡条约的国家，就有被逮捕的风险。这对一个在世界各国售卖产品的公司来说，是一种对商业交流的限制。最后是对公司现有高级技术和管理人员的影响。这些人员对是否长期留下来工作会有更多考虑，其他人才在加入海能达之前的衡量因素也会增加，对海能达留住并吸引更多人才有影响。

 

（二）该案给中国企业的启示

 

1. 员工聘用与培训

 

鉴于摩托罗拉前雇员在该案中所扮演的焦点角色，各家企业需要在聘用过程和常规的新员工培训中多加注意，特别是对曾经任职于竞争对手公司的员工。现行的常规做法是，在劳动合同和员工行为手册中同时加入相关条款，禁止新员工使用其前雇主或者任何第三方的机密信息或者专有信息。但各企业不应止步于此。科技公司尤其应该定期展开员工培训计划，着重强调员工对前雇主和现雇主都承担保密义务，以保护自身的商业秘密，并降低或者减少潜在地受到第三方指控的风险。

 

如果发现员工有任何盗用或者滥用任何第三方商业秘密或专有信息的行为，企业应该立即联系法务部门或者对接外部合作律师，对可供选择的救济方案进行评估。如果企业没有及时采取恰当的救济措施，则可能会导致被指控其已认可或批准员工的不正当行为。

 

2. 保存档案和文件

 

在美国诉讼程序中，未能保留潜在的相关文件可能会让一方处于极度劣势。即使无意中删除或损坏证据的行为，也可能引起不利事实推断，即被法庭或陪审团推论为这些证据是因为对该当事方不利才遭损毁。只要诉讼开始，甚至只要某指控或法律主张有被提起的可能性，企业就应该采取措施确保相关证据的完好无损。在诉讼中或者预期会发生诉讼的情况下，律师会例行发出证据保存通知，确保所有能接触到相关证据的员工认识到自己的义务和责任。企业所有人员的首要任务是按照该通知的要求，确保任何潜在涉诉的证据材料都被恰当保存。

 

3. 商业秘密保护法和著作权法的境外适用

 

从美国伊利诺伊北区联邦地方法院认定商业秘密保护法和版权法在某些情况下允许原告对发生在美国以外的域外行为主张损害赔偿的决定来看，有美国分支机构或者在美国有商业活动的中国企业应当注意到赔偿范围被扩大的潜在风险。另外，如果中国公司依据这些法案在美国法院提起诉讼以主张权利保护，那么这些法案的境外适用也可能对中国企业极有价值。

 

[1]参见：https://www.usitc.gov/secretary/fed_reg_notices/337/337_1053_notice_11162018sgl.pdf。

[2]参见：https://law.justia.com/cases/federal/district-courts/ohio/ohndce/1:2017cv01794/236150/148/。

 

来源：杭州知识产权保护中心《海外知识产权纠纷应对典型案例评析》