（一）案例信息

 

司法辖区：美国

 

审理机关：美国特拉华联邦地方法院

 

案例编号：1:17-cv-00014-JFB-SRF

 

审理法官：Sue Lewis Robinson、Joseph F. Bataillon

 

知识产权类型：商业秘密

 

纠纷类型：侵权纠纷

 

重点产业：医用高分子材料

 

上诉日期：2021 年 3 月 4 日

 

判决日期：2021 年 5 月 6 日

 

审理结果：美国联邦巡回上诉法院批准了原告的替代动议，推翻了拒绝欧莱雅关于商业秘密挪用和违约的即席判决动议，确认了驳回欧莱雅关于专利无效的审判后动议，撤销并发回关于侵犯专利和损害赔偿的审判，驳回了欧莱雅的交叉上诉，并驳回了欧莱雅关于重新分配的请求。

 

（二）涉案知识产权信息

 

美国 9498419 号专利的权利要求 1 和 10，美国 9668954 号专利的权利要求 1、4、11 —— 16、19、20 和 30，若干商业秘密和保密协议。

 

（三）涉案当事人信息

 

原告 - 交叉上诉人：Olaplex, Inc.（Olaplex 公司）

 

被告 - 上诉人：L’Oréal USA, Inc.（欧莱雅美国公司）；L’Oréal USA Products, Inc.（欧莱雅美国产品公司）；L’Oréal USA S/D, Inc.（欧莱雅美国 S/D 公司）；Redken 5th Avenue NYC, L.L.C.（雷德肯第五大道有限责任公司）（以下统称“欧莱雅”）

 

 

该上诉是针对 2019 年原告 Liqwd, Inc. 和 Olaplex LLC 对欧莱雅的判决（参见 Olaplex,Inc.v. L'Oréal USA, Inc.，Nos. 2019-2280 & 2019-2292，[1]2021 WL 831031），且该判决结果有利于原告。该争议的诉讼理由是：（1）侵犯美国9498419 号专利（以下简称“419 号专利”）的权利要求 1 和 10 以及 9668954 号专利（以下简称“954 号专利”）的权利要求 1、4、11 —— 16、19、20 和 30；以及（2）盗用若干商业秘密和违反保密协议。地区法院在即决裁判中作出了专利侵权的裁定，陪审团随后就专利有效性问题和两个非专利诉讼理由作出了有利于原告的裁决，并裁定赔偿损失。2020 年，欧莱雅提起上诉，两周后原告提起交叉上诉。同年3月，地区法院又作出了一项有关律师费、费用和判决前利益的判决。在作出这一判决之后，欧莱雅提出了第二次上诉，原告提出了第二次交叉上诉。

 

首先，双方就 Olaplex LLC 和 Liqwd, Inc. 将专利权利转移给 Olaplex 公司之后是否有资格继续参与上诉这一问题产生分歧。欧莱雅认为，地区法院的终审判决作出时，诉讼利益已经转移，[2]因此，Olaplex LLC 和 Liqwd, Inc. 不具备上诉的资格。而美国联邦巡回上诉法院（CAFC）认为案件不存在上诉权适格的问题：（1）诉讼利益已经转移至 Olaplex Inc.，因此其应当具备参与诉讼的资格；（2）永久禁令颁布以及双方提起上诉时，诉讼利益并未转移，因此Olaplex LLC 和 Liqwd, Inc. 也具备上诉的资格。

 

其次，由于侵犯商业秘密的损害赔偿责任是由侵犯商业秘密这一行为造成的，因此，法庭及双方对欧莱雅是否侵犯商业秘密进行讨论。作为商业秘密的所有者，Olaplex 公司承担着商业秘密存在以及商业秘密被侵犯的证明责任。商业秘密是否存在是一个事实问题，而盗用商业秘密则是事实和法律兼具的问题。Olaplex 公司将其拥有的商业秘密分为四类：未公布的专利申请信息；商业信息；测试和专有技术；尝试错误。

 

Olaplex 公司声称，“在漂白过程中使用马来酸”属于未公布的专利申请信息，但却未能论证在漂白中使用马来酸很难通过技术验证。除此之外，Olaplex 公司的多位专家证人也并未对该论点进行作证。相反，欧莱雅引用了大量的技术参考资料证明，Olaplex 公司所谓的“商业秘密”很容易通过公开的专利申请信息以及公开的专利获取。商业秘密具有秘密性，但专利具有公开性，因此，专利不能成为商业秘密，因此 Olaplex 公司的商业秘密并不存在。

 

Olaplex 公司声称，欧莱雅不当盗用了“商业信息”“财务信息”。假设这两类信息包含商业秘密，Olaplex 公司也需要证明，欧莱雅未经其明示或者默认同意便使用了商业秘密。鉴于双方当时收购的商业行为，保密协议中必然会授权欧莱雅接触此类信息，并按照约定的方式使用商业信息。

 

至于所说的“测试和专有技术”则是常规的产品测试方法，也不能称之为商业秘密。而“尝试错误”则指的是发现有机硅会使产品脱落，因此进行产品研发会避开有机酸，降低试错成本。美国联邦巡回上诉法院认为 Olaplex 公司在论证这两个方面时缺乏具体性，即未指明商业秘密的具体内容，因此，其未能证明商业秘密是存在的，盗用和赔偿问题也就不复存在。

 

欧莱雅还提出了两个与专利无效有关的上诉问题：（1）是否没有合理的陪审团能够裁定，权利要求 14 —— 16 的诉讼请求的 954 号专利不是无效的书面描述的要求；（2）地区法院的陪审团指示的明显性是否错误。欧莱雅还请求将案件重新分配到另一个地区法院法官审理。美国联邦巡回上诉法院确认了地区法院拒绝即席判决关于 954 号专利权利要求 14 —— 16 的无效性的申诉，以及拒绝关于显而易见的无效性的重新审判的动议。美国联邦巡回上诉法院引用《美国法典》第 35 编第 325（e） （2）条规定的禁止反言原则，禁止欧莱雅寻求推翻判决，因为它本可以在美国专利商标局专利审判和上诉委员会对 954 号专利进行授权后审查时提出这些论点。

 

最终，2021 年 5 月 6 日，美国联邦巡回上诉法院批准了原告的替代动议，推翻了拒绝欧莱雅关于商业秘密挪用和违约的即席判决动议，确认了驳回欧莱雅关于专利无效的审判后动议，撤销并发回关于侵犯专利和损害赔偿的审判，驳回了欧莱雅的交叉上诉，并驳回了欧莱雅关于重新分配的请求。[3]

 

Olaplex 公司首席运营官兼首席法律官蒂芙尼·瓦尔登说：“虽然欧莱雅在上诉中成功地主张从技术上推翻商业秘密判决，但在听取了该案的全部事实和证据之后，我们仍然支持陪审团对这一主张的一致裁决。”“联邦巡回上诉法院确认了欧莱雅涉及诉讼请求中原告提供其故意侵权证据的有效性，并阻止了欧莱雅进一步挑战这些请求。欧莱雅期待有机会在重审案件中反证其未实施故意侵权行为，并将就联邦巡回法院有关窃取商业机密的裁决提起上诉。”

 

 

该案为美国联邦巡回上诉法院部分推翻、确认、撤销、驳回地区法院判决中欧莱雅的上诉，并发回上诉判决。该案的争议焦点主要有二：一是禁止反言原则适用问题；二是商业秘密挪用行为问题。

 

（一）禁止反言原则问题

 

该案中，在上诉期间，Olaplex 公司在给美国联邦巡回上诉法院的一封信中提出了《美国法典》第 35 编第 325（e） （2）[4]条禁止反言的规定。

 

技术标准中禁止反言原则是从衡平法中禁止反言原则发展而来的。它是指专利权人在技术标准制定之时故意不披露自己已经享有或正在申请的专利权，在该技术标准采纳该专利技术并被广泛推广实施之后，专利权人向标准采用者（采用技术标准生产产品或提供服务的市场体）提起专利侵权诉讼的，标准采用者可以以之前专利权人隐瞒专利的行为作为抗辩事由，即将专利权人故意不披露专利视为一项“默示许可”，为了保护标准的信赖利益从而禁止专利权人自食其言的原则。

 

禁止反言原则在美国专利中的具体适用情形如下。

 

1. 专利挟持

 

专利挟持，是指专利权人首先声明对某技术标准中包含的技术不享有专利权，或者虽然承认其享有某项技术的专利权，但声明并不会向采用该技术标准的生产者主张，以此鼓励标准化组织在制定技术标准的过程中采纳自己享有专利权或正在进行专利申请的技术，在标准化组织采纳了该技术，将其纳入技术标准，且该技术标准已经推广使用，相关产品已经投入生产之时，专利权人又自食其言，向标准采用者主张其在技术标准中所享有的专利权，要求支付不合理的专利许可费或索要赔偿的行为。

 

2. 专利伏击

 

专利伏击，是指在技术标准的制定过程中，专利权人故意隐瞒其中包含自己已经拥有的专利技术或者正在进行专利申请的技术，在标准化组织将该技术并入了技术标准且该标准已经推广使用、相关产品已经投入生产之后，专利权人就跳出来向生产者主张其在技术标准中所享有的专利权，要求他们支付不合理的专利许可费或索要赔偿的行为。

 

该案中，关于禁止反言原则的时间适用上，“Singleton v. Wulff 案”[428 U.S. 106，121（1976）] 案给予了该案上诉法院的启示（“哪些问题可以在上诉中首次提出并解决，要根据个别案件的事实来行使”）。委员会于 2019 年 7月 30 日发布了其最终书面决定，但 Olaplex 公司一直等到联邦巡回法院确认了委员会的最终书面决定后，即 2021 年 3 月 10 日，才提出禁止反言的问题 [ 详见 L’Oréal USA，Inc. v. Olaplex, Inc.，844 F. App'x 308，311-312（Fed. Cir. 2021）]。欧莱雅认为原告提出时间过晚，其主张不能成立。法院认为，国会并没有规定何时在诉讼中提出禁止反言的要求，之前的判决也没有涉及这种情况下的放弃。虽然禁止反言可以更早提出，但法院认为 Olaplex 公司没有放弃禁止反言，禁止反言问题不需要额外的事实调查，而且延迟并没有损害欧莱雅，即使Olaplex 公司在该案中提出该问题的时间晚于本应提出的时间，也应在该案中予以处理。

 

该案中，法院认为，根据《美国发明法》之前对双方复审的禁止反言条款，《美国法典》第 35 编第 315（c）条（2012 年），其文字与第 325（e） （2）条相似，但不完全相同。当所有的上诉权利被用尽时，禁止反言权就产生了。该案关于禁止反言原则的时间适用上可以为此后的案件给予启示。

 

（二）商业秘密挪用行为认定问题

 

1979 年，为了同意各州的商业秘密法，美国统一州法律委员会在其年会上通过了《美国统一商业秘密法》，首次区分了商业秘密、盗用商业秘密行为（improper mean）和挪用商业秘密行为（misapprehension），厘清了商业秘密案件中复杂的法律关系和法律程序。此外，2016 年 5 月 11 日《美国保护商业秘密法案》则进一步具体地界定了商业秘密的救济方式和免责规定。

 

根据《美国保护商业秘密法案》，商业秘密几乎包含了所有的信息形式，即“所有形式和类型的金融、商业、科学、技术、经济或工程信息，包括模式、计划、汇编、程序设备、公式、设计、原型、方法、技术、流程、步骤、程序或代码，不论是有形的还是无形的，也不论是否如何以物理、电子、图形、照片或书面形式存储、编译或记忆”。商业秘密获得保护要满足两个要件：一是其所有者已采取合理措施（reasonable measures）对此类信息保密；二是无论是实际的还是潜在的，该信息具备独立的经济价值，这种经济价值展现为不被其他人普遍知晓，也不易通过适当的方式能够被其他人从该信息的披露或使用中获得经济价值。

 

关于挪用行为的定义，《美国保护商业秘密法案》规定，所谓挪用行为，是指知道或者有理由知道商业秘密是经由不正当手段获取的，或者未经明示或者默示许可披露或使用他人的商业秘密。其中的不正当手段（improper means）包括盗窃、贿赂、虚假陈述、违反或者诱导违反保密义务，或者通过电子或其他方式进行间谍活动，但不包含反向工程、独立推演或任何其他合法的获取方式。

 

该案中，作为被指控的商业秘密拥有者，Olaplex 公司承担了证明商业秘密存在和被挪用的责任。美国联邦巡回上诉法院认为，商业秘密挪用行为是一个法律和事实的混合问题。而 Olaplex 公司未能提供具体证据证明欧莱雅“盗用了任何机密”（例如涉案染发方法——在漂白过程中使用马来酸并不是秘密，因为这些信息已经在早期的专利和已发表的专利申请中公开了）。此外，法院指责Olaplex 公司只是将所谓的商业秘密归类为“高度概括性”。法院称，这不足以证明存在盗用行为。由此可见，对于商业秘密挪用行为的认定，应当由主张存在商业秘密挪用行为的一方承担举证责任，且举证责任应当满足：在认定通过不正当手段获取他人信息时，所获取的信息应当具备具体性和特殊性，否则就没有足够的基础来公正地判断被告实际使用了哪些信息，仅仅指出宽泛的技术领域并宣称符合法定定义是不够充分的。

 

 

（一）我国对禁止反言原则的排除、适用

 

禁止反言原则是基于英美法系下的衡平原则，我国则主要通过诚实信用原则规制其适用，即如果权利人在相当时间内不行使权利，该特定事实足以使相对人相信权利人不欲让其履行义务时，则基于诚实信用原则不得再为其主张。[5]此外，除了在专利侵权诉讼中提出抗辩外，我国确认专利无效也可直接向专利复审委员会请求宣告专利无效。对本应无效的专利进行揭发，由此来协调专利权人、社会公众或者利害关系人之间的利益，建立一种公众审查制度。但在实践中，由于没有法律的具体规定，法院多难以直接就被许可人质疑专利效力的请求作出判决。

 

（二）我国法律下的商业秘密侵权认定

 

与美国不同，我国商业秘密保护的立法模式实际上是以《反不正当竞争法》为核心，整合《民法典》《刑法》《促进科技成果转化法》等相关法律规则的模式。在我国，认定商业秘密的存在需要满足三个基本的特征要件：秘密性、价值性、保密性，且范围限制为商业信息。其中，关于秘密性的认定与该案中美国的观点存在相通之处，即满足一定的具体性。属于常识或者行业中习惯做法、产品简单组合、公开披露或出版等都属于可为公众知悉的情形。若要证明涉案信息具有“秘密性”，无疑需要完全避开上述情况，即证明上述消极事实。且在证明存在侵权问题时，同样满足“有渠道或者机会获取”且“实质上相同”，即传统理论中占主导地位的“实质性相似 + 接触”规则。立法虽之前没有明确规定，但此规则在审判中已被大部分法院采纳。

 

（三）该案的相关启示

 

首先，关于禁止反言原则，该案进一步明确了该原则在时间上的要求。对于在美国开展业务的中国企业，禁止反言的提出自上诉权利被用尽时起，在案件审判期间均可提出。对于中国本土企业，除去在诉讼中以诚实信用原则为理由，在专利方面更为积极地提起专利无效宣告程序更具有可操作性。

 

其次，关于商业秘密的挪用行为认定，无论在本土或者美国，准确把握举证所认定的被侵犯商业秘密的具体性而非单纯符合法定定义都是必要的。

 

最后，企业内部应建立涉密员工的审查和责任制度，与涉密员工签订竞业禁止合同并同所在国家法律相适应，建立诉前防护机制对于防患于未然和诉讼中的举证都具有重要意义。

 

[1]参见：https://cafc.uscourts.gov/sites/default/files/opinions-orders/19-2280.OPINION.3-4-2021_1742622.pdf。

[2]2019 年 8 月 16 日，地区法院作出永久禁令的判决，欧莱雅于禁令颁布的同一天提起上诉，此时整个案件的终审判决并未作出。2020 年 1 月，Olaplex LLC 和 Liqwd，Inc. 将专利权利转移至 Olaplex 公司。

[3]参见：https://cafc.uscourts.gov/opinions-orders/20-1382.opinion.5-6-2021_1774068.pdf。

[4]（e）Estoppel.

（1）Proceedings before the office.

The petitioner in a post-grant review of a claim in a patent under this chapter that results in a final written decision under section 328(a)，or the real party in interest or privy of the petitioner，may not request or maintain a proceeding before the Office with respect to that claim on any ground that the petitioner raised or reasonably could have raised during that post-grant review.

（2）Civil actions and other proceedings.

The petitioner in a post-grant review of a claim in a patent under this chapter that results in a final written decision under section 328(a)，or the real party in interest or privy of the petitioner，may not assert either in a civil action arising in whole or in part under section 1338 of title 28 or in a proceeding before the International Trade Commission under section 337 of the Tariff Act of 1930 that the claim is invalid on any ground that the petitioner raised or reasonably could have raised during that post-grant review.

[5]董少谋. 诚实信用原则在民事诉讼中的具体适用[EB/OL]. (2012-09-20)[2024-05-18]. https://www.spp.gov.cn/llyj/201209/t20120920_51688.shtml.
 

来源：杭州知识产权保护中心《海外知识产权纠纷应对典型案例评析》