（一）案例信息

 

司法辖区：加拿大

 

审理机关：加拿大知识产权局商标异议委员会

 

案件编号：2022 TMOB 020

 

审理法官：Robert MacDonald

 

知识产权类型：商标

 

纠纷类型：所有权、使用权纠纷

 

重点产业：日用杂物

 

起诉日期：2020 年 7 月 7 日

 

判决日期：2022 年 2 月 8 日

 

审理结果：申请人胜诉

 

（二）涉案知识产权信息

 

注册号为 TMA644,033 的商标“SOGO”，由注册人 Satish Wadhumal Raisinghani Raisinghani 拥有。

 

（三）涉案当事人信息

 

申 请 人：Beijing Sogou Technology Development Co. Ltd.（北京搜狗科技发展有限公司）

 

注册人：Satish Wadhumal Raisinghani Raisinghani

 

 

（一）案件事实

 

北京搜狗科技发展有限公司请求加拿大知识产权局于 2020 年 7 月 7 日根据《加拿大商标法》第 45 条向“SOGO”商标注册人 Satish Wadhumal Raisinghani Raisinghani 发出通知，该通知要求注册人表明对已经注册的商标实际使用，即在紧接通知日期之前的 3 年内，该商标是否在加拿大与注册中指定的每种商品有过相关使用；如果没有，则说明该商标最后一次使用的日期以及自该日期以来没有使用的原因。在该案中，显示使用的相关期限为 2017 年 7 月 7日至 2020 年 7 月 7 日。

 

根据法律规定，如果在正常的贸易过程中，在货物的财产或财产转移时，在货物本身或分发货物的包装上标有商标，或者以任何其他方式与货物有如此关联，然后将关联通知给财产所有人或财产转移的人，则该商标被视为与货物有关联。

 

根据《加拿大商标法》第 45 条，可以要求针对注册中列出的商品和服务的子集发布第 45 条通知。并且该通知需要的证据仅为初步证据即可，无须达到充分标准。在没有使用的情况下，根据该法第 45（3）条，注册有可能被删除，除非是由于特殊情况没有使用。

 

注册人为证明对所注册商标处于正在使用状态，提供以下证据：

 

注册人 Raisinghani 先生是商标的所有者。他声明，商标是在他指导和控制下生产的产品上使用的。这些产品随后由位于西班牙的 Sanysan Appliances S.L.（Sanysan）公司销售。随其答辩书附上的发票由 Raisinghani 先生提供，是 Sanysan 在相关期间为向加拿大企业销售产品而在正常业务过程中开具的发票。特别是：（1）2017 年的 6 张销售发票（其中 5 张属于相关期间），涉及的产品包括 SOGO 智能电视、SOGO 三明治压机、SOGO 手动搅拌机和 SOGO 烤面包机。（2）2018 年的 9 张销售发票，涉及的产品包括 SOGO 榨汁机、SOGO多媒体手推车、SOGO 机器人吸尘器、SOGO 爆米花机、SOGO 切片机、SOGO多空气油炸烤箱、SOGO 云母加热器、SOGO 电热毯、SOGO 电热垫。（3）从2019 年开始的 11 张发票，涉及的产品包括 SOGO 智能电视、SOGO 塔风扇、SOGO 便携式空调、SOGO 饮水机和冷却器、SOGO 烤面包机、SOGO 机器人吸尘器、SOGO 涡轮风扇加热器、SOGO 爆米花机、SOGO 多媒体手推车和SOGO 云母加热器。（4）自 2020 年起（均属于相关期间）的 6 张发票，涉及的产品包括 SOGO 智能电视、SOGO 切肉机、SOGO 多功能热炊具、SOGO 红外温度计、SOGO 双燃烧器燃气灶、SOGO 烤面包机。

 

注册人 Raisinghani 先生提供包含注册商标的产品宣传证据，展示了各种带有标记的产品（云母加热器、多功能炊具、红外温度计、水冷却器和分配器、烤面包机、煤气灶、便携式无线派对音响、三明治压机、烤面包机、食品切片机、肉类切片机、手动搅拌机、涡轮风扇、电热毯、风扇加热器、爆米花机、空气炸锅 - 烤箱和智能电视）的代表，Raisinghani 先生称这些产品在加拿大销售。

 

（二）判决结果

 

根据《加拿大商标法》第 63（3）条以及第 45 条的规定，将对商标登记范围进行修改，删除以下内容：

 

第 9 类：计算器，袖珍计算器，收音机，摄像机，磁带录像机，DVD 播放机，扬声器柜，电卷发器，空白录像带，空白音像光盘，带有时钟的收音机，光盘播放机，盒式录音机，电熨斗，视频和音频发射器和接收器，音频放大器，收音机、电视和立体声音响遥控器，电话设备，即对讲机。

 

第 11 类：……烧烤机，电咖啡过滤器，咖啡烘焙机，……中央加热散热器，固体、液体或气体燃料加热器，制冷室，家用壁炉，空调机组，冰柜，电散热器，燃气打火机，电炸锅，水果烘焙机，电水壶，烹饪用微波炉，中央加热散热器加湿器，卷曲灯，冰盒，电压力锅，……加热盘，吹风机，商业和工业用通风机，吊扇，便携式电风扇，电动酸奶机，灯具。

 

修订后的商品清单如下：

 

第 9 类：电视机、扬声器。

 

第 11 类：空调机、空气加热器、电加热器、烤面包机、电风扇。

 

 

（一）案例特点

 

该案实质上并不是侵权诉讼，申请人根据相关法律规定请求注册人证明实际使用商标。加拿大商标注册后，商标持有人需在加拿大使用其商标，如果自商标注册之日起连续 3 年未使用，则任何第三方可对其提出撤销三年未使用申请。加拿大现行商标法制定于 1985 年，全称是《商标及反不正当竞争法》（以下简称《加拿大商标法》）。该法进行过多次修改，其中 2019 年 6 月 17 日的修改，使加拿大知识产权格局发生了重大的转变。此次修改后，加拿大正式成为《商标国际注册马德里协定》的成员国；同时，加拿大还加入了《尼斯协定》，商标注册开始采用尼斯分类法（以前加拿大的商标注册是不分类的），这些措施使加拿大的商标制度与世界绝大部分国家同步。这次修改中广受关注的另外一项是取消了商标注册的使用要求。在此之前，“使用”是在加拿大进行商标注册的条件，商标申请人在提出注册申请时要提交商标的使用声明，即申请注册的商标必须是正在加拿大使用或者打算在加拿大使用的商标。

 

《加拿大商标法》修改之前，其要求与美国相似，即商标权的获取须基于使用。商标申请有四种主要方式：基于意图使用、实际使用、在加拿大驰名及原属国注册。以意图使用提交的商标申请需在核准通过后提交使用宣誓，声明商标已于加拿大投入使用，否则无法获得注册商标权。而基于实际使用的商标在申请时即需说明首次在加拿大的使用时间，这与我国的商标注册制度差异比较大，常使得我国申请人对于这种要求颇感困惑。而若以原属国注册为提交基础，则需以商标可以在国内获权为前提，这对于企业的新品牌而言，在国内商标数量庞大的情况下，也时常使企业感到力不从心。所幸，加拿大新商标法将取消使用宣誓制度，即在新法生效后所提交的，或获得核准的以意向使用为提交基础的商标申请，将无须提交使用宣誓声明首次在加拿大的使用时间。该修改与其他英联邦国家，如英国、马来西亚、新加坡等国的制度趋于一致。但需要提醒商标权利人的是，由于降低了商标申请的要求，因此相应的商标抢注也将变得更为容易。商标权利人可加强商标监测管理，并及时提交商标申请注册，防止抢注。另外，由于此前加拿大申请要求对指定商品或服务有打算使用意图或已投入实际使用，因此商标权利人此前申请注册的范围可能较窄。但新法实施后，商标申请人可筛查原注册范围，并在有需要的情况下，补充其他商品或服务的注册。此外，虽然取消了以上申请基础的要求，但加拿大仍遵循商标使用在先的原则。

 

加拿大知识产权局商标异议委员会负责审查商标异议，自商标公告之日起 2个月内可以提出异议。异议理由包括：在不考虑《加拿大商标法》第 34（1）条的情况下，在加拿大的申请提交之日，申请人没有在加拿大使用，也不打算在申

 

请中指定的商品或服务上使用该商标。该案中申请人北京搜狗科技发展有限公司就注册人对商标的实际使用情况提出异议。

 

异议方提出书面异议声明后，加拿大知识产权局会将异议文件的副本转发给商标注册人。注册人需在收到异议声明后 2 个月内提交反驳声明，反驳声明只需简单说明注册人打算回复该异议即可。在收到反驳声明后的 4 个月内，异议方需要提交支持异议的证据。异议方如果选择不提交任何证据，则必须提交一份声明。注册人在收到异议方的证据或声明后的 4 个月内需提交证据。注册人如果选择不提交任何证据，则必须提交一份声明。在收到注册人的证据（或声明）后 1 个月内，异议方可以提交答复证据。证据提交后，商标异议委员会会组织双方进行质证，未经质证的证据不能成为案件证据的一部分。质证完成后，异议人有 2 个月的时间提交书面陈述或声明；之后，商标注册人也有 2 个月的时间提交书面陈述。前述期限经过后，当事人双方有 1 个月的时间提出听证申请，可以选择采取书面审理或者举行口头听证。加拿大知识产权局对案件作出裁定后，将在其网站上公布该裁定，任何一方不服裁定可向加拿大联邦法院提起诉讼。

 

（二）法院观点

 

商标注册人无权推测已注册商品的性质，必须从所提供的证据中作出合理的推论。证据中所列的商品并非全部属于注册商品。商标注册处已经将证据书中列出的以下相关商品与以下注册商品相关联，这是基于附录 1 — 4 的发票和证据 6的照片，这些照片显示了在加拿大销售的产品上使用该标志的方式。

 

注册人 Raisinghani 先生声明，证据 1 — 4 发票中所列的商品都是带有商标的消费品，是在他的指导和控制下制造的，他没有指明这些商品的制造商，也没有说明是否有许可证。

 

即使商品是在许可下制造的，商标所有人也可以根据《加拿大商标法》第50（1）条，通过证明其施加了必要的控制，或提供证据证明其施加了必要的控制，来证明对许可下销售的商品的性质或质量具有必要的控制。

 

注册人 Raisinghani 先生后来声明，这些商品是由三山公司销售的，他提供了三山公司给加拿大企业的发票。

 

尽管发票似乎不是由注册人开具的，但鉴于请求方没有就该证据提出任何问题，商标注册处对三山公司的发票给予了一定的重视，予以采纳，并得出结论，发票证明相关期间在加拿大销售了所列商品，并且该销售使注册人受益。

 

鉴于上述情况，商标注册处确信注册人已在《加拿大商标法》第 4 条和第45 条的含义范围内，将商标与以下商品联系起来使用，即第 9 类：电视机、扬声器；第 11 类：空调机、空气加热器、电加热器、烤面包机、电风扇。

 

 

（一）及时申请保护

 

加拿大的商标申请曾与美国相似，分为以意向使用为基础和以实际使用为基础提交申请，前者需要在官方下发“核准注册通知”后的规定时间内提交使用宣誓，而后者需要在申请时提交使用证明。但在新的加拿大商标法下上述规定被取消，换言之，即使在加拿大未使用也可以提交加拿大的商标申请。这一新规利弊共存，利在于为商标申请提供了便利，方便企业有预见性地在加拿大进行品牌开拓及预创布局，但是也有可能更容易出现商标抢注的现象。若一些有价值的品牌未及时申请保护，则极有可能被抢注。在此提醒有加拿大市场需求的各企业保护好企业的无形资产。

 

商标的本质是使用，即使是在我国这样以商标注册为取得原则的国家，也要求对商标付诸实际使用，超过法定时间没有被实际使用的商标可以予以撤销。更何况是以实际使用为取得原则的国家，实际使用更是对商标最基本的要求。

 

实际使用既可以使没有显著特性的商标获得显著性，也可以使具有显著特征的商标失去显著性。由于我国是以商标注册为取得原则，因此企业习惯于先申请再使用。但是往往绝大多数缺乏显著性的商标，最终都是通过使用获得显著性，而最终获得注册的。但是需要注意的是，使用未注册商标是有一定风险的，投入使用之前一定要做好风险分析并及时申请注册。

 

商标注册在提交申请前，需要根据评估结果提前做好应对和备选方案。在申请商标时，正确利用各种技巧可以提高注册成功可能性，维护申请人的最大利益。比如，可通过申请组合商标及指定颜色等方式增强商标的显著性，从而增加通过初步审查的机会。

 

（二）留意未完成注册的商标

 

加拿大知识产权局的商标部门会检查所有新提交的申请（包括那些通过马德里体系提交的申请）是否与此前已注册商标以及已提交的申请存在相似之处。此前，那些未完成注册工作的商标所有人不仅可以对任何商标申请提出异议，同时也可以按照普通法的规定来对涉案商标进行质疑。因此，建议申请人提前开展检索工作，不仅要对那些已注册的商标进行检索，同时也要在数据库中仔细查看其他尚未完成注册的商标。企业在提交申请前就要开展检索工作。提前全面了解自己的商标申请有助于申请人在正式递交申请前采取最正确的策略，并以此来提高注册的成功率，同时降低遭到异议的概率。

 

（三）提交商标申请前一定要仔细斟酌好相应的商品与服务类别

 

众所周知，加拿大知识产权局的商标部门所采用的审查标准极为严苛。像类别标题，或者诸如“服饰”等较为宽泛的表述，即便其他国家认可这种写法，但是在加拿大却无法通过审查。此外，虽然目前分类说明是由申请人酌情填写的，但是自 2019 年 6 月 17 日以后，法规强制人们提供上述信息。因此，申请人需要明白有些可以被其他国家接受的分类未必能够在加拿大通过审查。

 

（四）实际使用商标

 

根据加拿大的规定，只要某一件注册商标未投入使用的时间超过 3 年，那么有关各方便可以就此提出撤销该商标的请求。[1]任何一方都可以主动提出启动上述程序的请求。而在获得上述程序已启动的通知后，涉案商标的注册人必须证明自己在收到该通知之前的 3 年里确实充分使用了该商标，或者某些极端因素对该商标的使用造成了干扰。如果注册人未能提供充足的证明，那么其商标可能会被撤销，或者仅限于用于某些特定商品与服务。当然，用于大麻类以及烟草类商品的商标不会因为“未使用”而遭到撤销，因为本身这些标志就会受到其他一些法律规定的约束。实际上，撤销商标的理由有很多，诸如未进行使用、在先权利、不具备显著性以及标志固有的一些注册障碍等。因此，企业应该主动与加拿大当地的专业机构取得联系，从而避免自己的商标遭到撤销或者无效请求。当然，企业也可以以实际使用为理由对其他已注册商标企业提出异议。

 

尽管加拿大已经减少了注册流程（包括加入《马德里议定书》）并允许人们能够更加简单地在该国获得商标权，但是归根结底这些商标申请人还是需要将这些商标真正地投入使用才能获得保障。根据加拿大的规定，人们要求政府采取执法行动的前提便是其自完成商标注册工作后已经连续使用该商标超过 3 年时间。

 

换言之，如上文所述，在完成注册的 3 年后，所有注册商标在加拿大都可能会因“未投入使用”而遭到撤销。在加拿大真正使用过商标才是维持与保障商标权的关键。尽管《马德里议定书》帮助申请人降低了一部分费用并优化了一部分注册流程，但是申请人仍应该在检索、提交申请、保障与维护权利等环节上与当地的专业机构开展合作。

 

[1]参见：http://www.unitalen.com.cn/html/report/16121931-1.htm。
 

来源：杭州知识产权保护中心《海外知识产权纠纷应对典型案例评析》