（一）案例信息

 

司法辖区：美国密歇根州

 

审理机关：美国密歇根东区联邦地方法院南部分院

 

案件编号：16-cv-13571-AJT-EAS

 

审理法官：Arthur J. Tarnow

 

知识产权类型：商标

 

纠纷类型：侵权纠纷

 

重点产业：家用纺织品

 

起诉日期：2016 年 10 月 6 日

 

判决日期：2017 年 7 月 7 日

 

审理结果：原告撤诉

 

（二）涉案知识产权信息

 

美国注册商标“My Pillow”。

 

（三）涉案当事人信息

 

原告：My Pillow Inc.（My Pillow 公司）

 

被告：Hangzhou Warm Home Textile Co.，LTD.（杭州婉爱家用纺织品有限公司）

 

 

（一）案件事实

 

该案为商标侵权诉讼案件。原告 My Pillow 公司认为被告杭州婉爱家用纺织品有限公司（以下简称“杭州婉爱”）违反了《兰哈姆法案》第 32（1）（a）条，构成商标侵权；违反《兰哈姆法案》第 43（a）条、《美国法典》第 15 编第 1124 和第 1125 条，构成不正当竞争、虚假原产地指定、虚假陈述和虚假广告；构成密歇根普通法下的商标侵权和不正当竞争；根据《兰哈姆法案》和《美国法典》第 15 编第 1052（d）条第 2（d）款，应撤销该商标。

 

My Pillow 公司通过第三方转让获得“My Pillow”商标以及相关权益。Night Moves Minnesota，LLC.（以下简称“Night Moves”）是一家明尼苏达州的有限责任公司，于 2004 年 7 月 1 日在《商标注册用商品和服务国际分类》第 020 类“枕头”中提交了“MY PILLOW”文字商标意向使用申请。2008 年1 月 7 日，Night Moves 提出使用声明。在使用声明中，Night Moves 声称其首次在任何地方使用的日期是 2004 年 10 月，在州际贸易中使用的日期是 2004年 10 月。该商标于 2008 年 4 月 8 日在美国注册，编号为 3410314（以下简称“My Pillow 商标注册”），用于与枕头有关的“MY PILLOW”商标。Night Moves 从 2004 年开始在商业上使用“MYPILLOW”商标。2009 年 8 月 14 日，Night Moves 将其对“My Pillow”商标的全部权益、My Pillow 商标注册，以及与之相关的所有商誉转让给 My Pillow 公司。My Pillow 公司从 2009 年 8 月14 日开始在商业上使用 MYPILLOW 标志。My Pillow 公司每年花费数百万美元为其产品做广告。通过持续和大量的广告宣传、使用和推广 My Pillow 标志，My Pillow 公司获得了极高的商业价值、知名度和商誉。

 

原 告 指 控 杭 州 婉 爱 在 未 经 该 公 司 授 权 的 情 况 下， 一 直 在 商 业 中 使 用“MyFacePillow”的名称，包括在密歇根州和其他地方用于营销、推广和销售其枕头产品；杭州婉爱通过其全美分销商亚马逊公司在全美范围内销售标有

 

“MyFacePillow”标志的产品，不受州限制；杭州婉爱已在密歇根东区采购相关货品。

 

原告认为被告杭州婉爱对“MyFacePillow”标志的使用已经并将继续在市场上造成混乱，构成商标侵权行为。原告请求被告赔偿，赔偿额包括其就商标侵权和不正当竞争以及其他违反《兰哈姆法案》的行为获得的利润以及惩罚性赔偿。

 

（二）判决结果

 

原告撤诉，自愿承担一切不利后果。[1]

 

 

（一）原被告诉讼策略

 

该案原告主要从以下五个方面论证被告侵权。

 

1. 根据《兰哈姆法案》第 32（a）条、《美国法典》第 15 编第 1114 条，被告行为构成联邦商标侵权

 

被告杭州婉爱在未经 My Pillow 公司同意的情况下，在州际贸易中使用了“MyFacePillow”标志。“MyFacePillow”标志与原告合法拥有的“My Pillow” 商 标 具 有 高 度 相 似 性， 仅 相 差 字 母“Face”。 被 告 杭 州 婉 爱 使 用“MyFacePillow”标志可能会造成混淆、误认错误或欺骗，使买方对被告的货物来源产生误解或误认为被告与原告 My Pillow 公司存在从属关系、联系、认可或联系。被告杭州婉爱的商标侵权行为已经并将继续对原告 My Pillow 公司的业务、声誉、商誉、利润和商标实力造成损害，并对原告 My Pillow 公司造成持续的无法弥补的损害，法律上没有足够的补救措施。从主观上看，被告杭州婉爱对“My Pillow”商标的侵权是故意的。

 

2. 根据《兰哈姆法案》第 43（a）条、《美国法典》第 15 编第 1125（a）条，被告行为构成联邦不正当竞争、虚假原产地指定和虚假陈述被告杭州婉爱使用“MyFacePillow”标志可能会造成混淆、误认，在被告货物来源或被告与原告的从属关系、联系、认可或关联方面欺骗购买者。被告的行为构成了与州际贸易中分销的产品和服务有关的不正当竞争、虚假原产地指定和虚假陈述，违反了《兰哈姆法案》第 43（a）条、《美国法典》第 15 编第1125（a）条。被告的不正当竞争已经并将继续使原告的业务、声誉、商誉、利润和商标实力遭受损害，并正在对原告造成持续的无法弥补的损害，法律上没有足够的补救措施。从主观上看，被告杭州婉爱构成不正当竞争、虚假原产地、虚假陈述的行为是故意的。

 

3. 被告行为构成普通法商标侵权及不正当竞争

 

被告杭州婉爱已经并将继续使用“MyFacePillow”标志在密歇根州推广、营销或销售产品或服务。被告杭州婉爱使用“MyFacePillow”标志可能会造成混淆、误认，在被告商品或服务的原产地以及隶属关系方面产生欺骗。根据密歇根习惯法，被告在密歇根的行为构成了商标侵权和不正当竞争。原告 My Pillow公司已经受到了不可挽回的伤害，并且将继续受到不可挽回的伤害，除非在密歇根州被告的行为被初步和永久地禁止。根据相关案件事实，被告杭州婉爱有意或不顾后果地采用“MyFacePillow”标志，利用原告的善意进行交易。

 

4. 根据《兰哈姆法案》第 43（a）条、《美国法典》第 15 编第 1125（a）条规定，被告销售的产品构成商业外观侵权

 

被告在产品介绍中使用与商标所有人相同或相似的商标，销售标有他人注册商标的产品。My Pillow 公司早在 2012 年就开始销售白色和蓝色包装的产品。包装上有一张照片，上面是一个穿着蓝色上衣的男人，他的头挨着一个白色的枕头。被告杭州婉爱的产品包装在一个白蓝相间的盒子里，白色枕头上有一个人头。在包装上，这个人穿着一件蓝色上衣。My Pillow 公司因被告杭州婉爱使用的包装而受到损害，因为它可能会在市场上造成混乱，违反了《美国法典》第 15 编第 1125（a）条。

 

5. 根据《兰哈姆法案》第 43（a）条、《美国法典》第 15 编第 1125（a）条规定，被告的商业网站构成商业外观侵权

 

原告 My Pillow 公司一直在一个白色背景和蓝色调的网站上销售产品。自2012 年以来，该网站一直以与当前设计基本相似的形式使用。该网站上有一张照片，照片上一名男子穿着蓝色上衣，头放在白色枕头旁边。被告杭州婉爱用一个域名为 www.myfacepillow.com 的网站为其枕头产品做广告。该网站以白色为背景，配以蓝色，白色枕头上有一个人头。网站上描述的人穿着一件蓝色上衣。原告因被告的网站可能造成市场混乱而受到损害，违反了《美国法典》第 15 编第 1125（a）条。

 

美国《兰哈姆法案》明确指出，防止消费者混淆是其主要的立法目的，其判定是否构成商标侵权的要件有两个：商业中使用和对商品服务来源造成混淆（混淆标准）。

 

同时，1995 年美国《联邦商标淡化法》正式颁布，确立了弛名商标反淡化法律制度，用以抵制利用驰名商标的知名度而进行“搭便车”的商业行为。

 

（二）法院观点

 

该案中由于原告撤诉，法院并没有作出相关判决。被告在应诉策略方面可以从合理使用出发。《兰哈姆法案》规定，允许第三人善意、合理且描述性地使用他人的名称、短语或图案来描述自己的产品或服务。[2]

 

拆开来看，合理使用需要同时满足两个条件：一是这种使用是描述性的，是卖家为了介绍自己产品的质量和特征，而不是商标意义上的使用——区别商品服务的来源；二是这种使用是善意的、合理的。放到中国的商标司法实践下就是商标的“描述性使用”。[3]

 

（三）域外管辖权问题

 

该案原告就被告使用“MyFacePillow”商标行为提起诉讼，并请求法院判决禁止被告杭州婉爱生产、销售、在美进口、许诺销售涉嫌侵权的相关产品，以维护自身的合法权益。由于被告一方通过亚马逊网站向美国境内销售涉嫌侵权的产品，因此美国联邦地方法院对在美销售、进口、许诺销售的行为具有司法管辖权，而对于被告一方的生产行为（原告诉状并未明确在美生产），美国是否具有司法管辖权需进一步探究。

 

美国法院在长期实践中认为，一个国家将其商标法的效力范围聚焦于国内是正常的，但这并不足以维护其商标利益。美国《兰哈姆法案》的管辖范围取决于在何种程度的约束下，其维护商标权人利益的目的得以实现。当商标权人的利益遭到域外损害时，美国通过扩张本国商标法的效力范围保护本国企业的商标利益，从而避免扩大商标权人经济上的损失或者商誉损害。因此，美国《兰哈姆法案》实际上保护的是本国商标权人在全球范围内积累的商标利益。

 

纵观美国商标法域外适用的司法实践，继美国联邦最高法院首次在“Steele案”中确立《兰哈姆法案》域外适用效果标准后，效果标准被不同联邦法院解释，进而确立了三种弹性判断标准：Vanity Fair 标准、Timberlane 标准和实质性影响标准。三种标准之间互有关联又各有侧重，形成了多元并存的局面。美国商标法域外适用各弹性判断标准也是渐进发展的。随着跨国贸易和司法实践的丰富，各弹性判断标准中公民身份和与外国法冲突的因素所占权重日渐减少，到了“McBee 案”法院已经不将公民身份以及和外国法冲突因素作为商标法域外适用的必要条件。这反映了美国在国内利益保护和尊重外国主权等因素中价值判断的变迁。随着美国利益的扩张以及跨国侵权的频繁发生，美国法院更加注重域外侵权行为对美国商业的效果或影响的广度与强度，从而认定其与美国利益之间的关系，将商标法直接适用于规范其领域外的人和行为。

 

 

（一）政府要加强规划和引导，完善保障机制建设

 

美国商标法域外适用可能导致美国商标权域外效力的过度扩张，从而影响国际贸易业务的顺利开展。这种单边做法在最大限度保护本国利益的同时，也容易导致外国企业在美国之外进行商业活动的风险和不确定性有所增加，并且对不同性质的管辖规则之间的秩序造成混乱，构成对他国主权的变相干预。我国政府要加强对中国企业的保障机制建设，维护国家利益和企业合法权益。

 

首先，政府要引导企业利用美国商标法寻求法律救济，建立个案咨询制度，做好个案应对。我国企业普遍缺乏了解海外国家争议解决机制的意识，难以有效应对包括跨国诉讼在内的突发事件。政府应发挥引导作用，针对可能存在的域外管辖问题，制作企业突发事件应急指南，及时更新海外重点国家商标维权指南，提高企业风险识别、安全保障、纠纷化解的意识和能力。当企业在非本国境内受到实际损害或者损害威胁时，提供信息指导，帮助企业及时寻求维权办法，从而引导企业做好个案应对。

 

其次，依法不予承认与执行美国法院滥用商标法域外管辖权作出的判决。当美国应商标法的域外适用明显损害我国国家利益和私人利益，有损我国司法主权时，我国应拒绝承认与执行相应判决。同时，可以在我国商标法及其司法解释中设置专门的“安全阀”条款，为在美国商标法不当域外适用中遭受损失的中国企业提供救济。

 

最后，当美国法院恶意滥用美国商标法效果标准对中国企业实施不合理的域外适用时，最恰当的方式是对其进行阻断。目前各国尚未就域外适用问题达成共识，意欲寻求国际争端解决尤为困难，通过国内法采取对等的单边保护措施是主要的应对方式。我国出台的《阻断外国法律与措施不当域外适用办法》《反外国制裁法》为我国反制提供了有力武器，在必要的情况下，我国政府可以依据相关法律规定对美国展开对等制裁和反击。

 

（二）企业要加强风险防范意识，维护自身正当权益

 

美国商标法域外适用的效果标准并非国际通行的规则，域外适用案件辐射范围涵盖亚洲、欧洲、北美洲的多个国家，被告往往陷于强制管辖的讼累。我国企业已成为美国法院商标法域外适用的对象。在可以预见的将来，必然会有更多中国企业受到美国商标法域外适用的影响。对此，我国企业应事前加强整体性合规业务的打造，事后成立专业律师团队积极跨国应诉抗辩。

 

首先，企业要深入了解美国商标法域外适用的触发点、判断标准、防范措施和应对要点等，在此基础上，全面系统地梳理经营管理过程中存在的纠纷风险，以及可能对企业造成商誉损失或者经济损害的其他风险。企业要针对常见的商标合规风险制定预案，并且采取有效措施妥善处理，防止风险的扩大和蔓延。有条件的卖家还可以做好商标监控部署，这样在已经知晓的业内品牌商标基础上，还可以根据自身的商标发展，避开别人已经在当地注册但是不为大众所知悉的商标，避免因为知识盲区而踩雷。不仅如此，在研发命名阶段商家要及时调整出海商品的商标战略，提高产品出口上架、营销宣传行动的效率。此外，在相关专业人士的帮助下，卖家更容易保留一些证明力强的关键证明文件，在需要提供商品正当来源渠道的时候保证合规。

 

其次，从事涉外业务的企业要专门就海外投资与贸易设置专项合规机制。在海外业务拓展的过程中，企业要深入研究业务所在国法律法规和相关国际规则。重点加强尊重重点目标国家企业商标权方面的海外合规经营制度建设，及时申请注册商标权，对存在业务往来的目标公司进行尽职调查，规范实施商标权的许可和转让。

 

最后，我国企业如果受到美国法院商标法的域外适用，应聘请专业律师团队，充分利用美国商标法域外适用的自限制度，维护自身正当权益。我国企业可以援引美国商标法域外适用效果标准中的影响因素、国际礼让因素、被告国籍因素以及反域外适用推定原则等，主张不能对其直接适用美国商标法。在橘滋股份有限公司诉贝拉国际有限责任公司案和美国工程与分销有限责任公司诉山东玲珑轮胎有限公司案（Engineering and Distribution，LLC v Shandong Linglong Rubber Co）中，我国企业积极应诉抗辩，最终法院裁定由于被告未能满足Vanity Fair 标准中美国公民身份以及侵权行为对美国商业的实质性影响等因素而不具有管辖权。

 

[1]参见：https://www.courtlistener.com/docket/4513723/1/my-pillow-inc-v-hangzhou-warmhome-textile-co-ltd/。

[2]参见：《兰哈姆法案》第 1115（b）（4）条。

[3]参见：https://www.cifnews.com/article/135815。
 

来源：杭州知识产权保护中心《海外知识产权纠纷应对典型案例评析》