（一）案例信息

 

司法辖区：美国

 

审理机关：美国纽约南区联邦地方法院

 

案例编号：1:19-CV-9895

 

审理法官：Valerie Elaine Caproni

 

知识产权类型：商标

 

纠纷类型：侵权纠纷

 

重点产业：电子烟

 

起诉日期：2019 年 10 月 25 日

 

判决日期：2021 年 6 月 9 日

 

审理结果：原告胜诉

 

 

思摩尔国际旗下的深圳麦克韦尔科技有限公司（以下简称“思摩尔”）主张，百余家跨境电商卖家（以下简称“被告”）在某些海外电商平台上存在的销售假冒“CCELL”及“VAPORESSO”等品牌产品行为侵犯了思摩尔的商标权。

 

思摩尔在美国的注册商标信息如下：

 

1. CCELL

 

（1）No.5633060

 

申请日：2018 年 7 月 12 日

 

注册日：2018 年 12 月 18 日

 

尼斯分类：34

 

（2）No.5462670

 

申请日：2017 年 8 月 2 日

 

注册日：2018 年 5 月 8 日

 

尼斯分类：9

 

（3）No.5435824

 

申请日：2016 年 2 月 5 日

 

注册日：2018 年 4 月 3 日

 

尼斯分类：34

 

2. VAPORESSO

 

（1）No.4920266

 

申请日：2015 年 7 月 8 日

 

注册日：2016 年 5 月 22 日

 

尼斯分类：9、34、35

 

（2）No.6002643

 

申请日：2019 年 9 月 3 日

 

注册日：2020 年 3 月 3 日

 

尼斯分类：34

 

（三）涉案当事人信息

 

原 告： 深 圳 麦 克 韦 尔 科 技 有 限 公 司（Shenzhen Smoore Technology Ltd.）- 思摩尔国际（SMOORE）

 

深圳麦克韦尔科技有限公司成立于 2009 年，为提供雾化科技解决方案的全球领导者，旗下拥有一个自有品牌（VAPORESSO）和三个技术品牌（FEELM、CCELL、METEX），2020 年 7 月 10 日正式在香港联合交易所上市。

 

被告：A253481482 等百余名跨境电商卖家

 

被告主要是利用 DHgate（敦煌网）等跨境电商平台将在中国境内生产的假冒产品销往美国等地的跨境电商。

 

 

（一）诉讼过程

 

2019年10月，思摩尔针对某些海外电商平台上存在的销售假冒“VAPORESSO”及“CCELL”等品牌产品行为在美国联邦地区法院提呈商标侵权诉讼，主张 100名被告在未获得思摩尔授权的情况下侵犯其 No.5633060 等五项美国注册商标，违反了美国《兰哈姆法案》第 1 条（15 U.S.C.§.1051），请求判决被告：

 

（1）根据 15 U.S.C.§.1117（a），裁定被告获利和原告实际损害赔偿，根据 15 U.S.C.§.1117（a）（3）条，增加自由裁量损害赔偿以及三倍的惩罚性赔偿；

 

（2）作为被告获利和原告实际损害赔偿的替代方案，要求被告承担因其故意侵权行为的惩罚性赔偿 200 万美元；

 

（3）裁定其他补偿性损害赔偿是公平和适当的；

 

（4）由法院发布初步和永久性禁令，命令和禁止被告及其关联公司、人员：

 

①以制造、进口、出口、广告、营销、促销、展示、许诺销售和销售等方式

 

处理假冒产品；

 

②以任何方式直接或间接侵犯原告思摩尔的商标权；

 

③在任何产品上使用与原告思摩尔商标相关的复制品、仿冒品或彩色仿制品。

 

诉讼过程中，部分被告积极寻求和解。2021 年 6 月，美国纽约南区联邦地方法院作出缺席判决，判令 100 余名被告向思摩尔支付赔偿金总计 540 万美元，并永久禁售侵害思摩尔商标专用权的产品。

 

（二）侵权事实

 

在提出诉讼请求时，思摩尔主张，作为国际上领先的电子烟开发商、生产商、营销商和分销商，其在国际上拥有和经营多个电子烟品牌，包括但不限于“CCELL”及“VAPORESSO”。其中，最受消费者欢迎的品牌之一便是“CCELL”，主要用于推广和销售电子烟产品，即烟弹、雾化器、电池、一次性电子烟及相关配件。在思摩尔提出诉讼请求之前，思摩尔仅通过几家美国公司推广和销售其“CCELL”品牌电子烟产品。思摩尔另一个受消费者欢迎的品牌是“VAPORESSO”，主要用于推广和销售电子烟产品，即金属加热丝、储油仓、一次性电子烟及相关配件。思摩尔通过其全球合作伙伴推广和销售“VAPORESSO”电子烟产品，包括但不限于美国分销商、在线批发、在线零售商和连锁店。思摩尔的“CCELL”及“VAPORESSO”品牌电子烟自推出以来，取得了巨大的成功。此外，原告自 2015 年开始便在美国布局商标，获得了覆盖多个类别的“CCELL”及“VAPORESSO”商标权。

 

敦煌网是一个在线市场和电子商务平台，允许制造商、批发商和其他第三方卖家（如该案中的被告）直接向全球消费者（特别是居住在美国的消费者）宣传、分销、许诺销售、销售和运输其原产于中国的批发和零售产品。作为全球电子商务和数字零售市场的领导者之一，敦煌网已经在全球创造了数十亿元人民币的销售额，其中美国买家在敦煌网中占据了较大的比例。而该案的被告是通过在敦煌网及其他尚未发现的在线平台中的账户和商家店面进行销售，包括涉及“CCELL”及“VAPORESSO”品牌的假冒产品。

 

原告委托第三方机构进行调查，了解到被告的行为各不相同，包括但不限于：制造、出口、进口、广告、营销、推广、分销、展示、许诺销售和 / 或向美国消费者销售假冒产品，包括通过被告用户账户和商家店面向位于纽约州的消费者销售假冒产品。以上通过从被告的用户账户和商家店面的假冒产品列表进行取证。此外，被告均未得到原告或其任何授权代理人的授权，便在其假冒产品中使用与思摩尔产品几乎无区别的标志，其微小差异是普通消费者无法识别的。

 

（三）判决结果

 

如前文所述，在诉讼过程中，部分被告积极寻求和解。2021 年 6 月，美国纽约南区联邦地方法院作出缺席判决，判令 100 余名被告向思摩尔支付赔偿金总计 540 万美元，并永久禁售侵害思摩尔商标专用权的产品。[1]

 

 

大体而言，这些针对跨境电子商户的侵权诉讼包括连环相扣的三部曲。如果被告不积极应诉，则这三部曲进展很快。

 

1. 第一步

 

以临时禁令 [2]（temporary restraining order，TRO）冻结电子商户的店铺和支付平台账户。临时禁令的有效期限很短，一般不超过 14 天，但其无须经过听证程序，甚至无须通知被申请人，目的是有效防止被申请人在得知消息后转移财产或者毁灭证据等。

 

2. 第二步

 

在临时禁令失效之前（通常 1 周之内），原告提出颁布初步禁令（preliminary injunction）的动议（motion），以确保听证后颁布的初步禁令能够与临时禁令无缝对接。

 

3. 第三步

 

在颁布初步禁令后，很快就发出传票（summons），被告通常须在 21 日内应诉（出庭或递交答辩状），否则法庭作出缺席判决（default judgment）。

 

通常，判决会在法院收到诉状之后的 1 个半月左右作出，赔偿金为 10 万—— 200万美元不等。对于不积极应诉的被告，程序就此完结，其被冻结的支付平台账户中的资金即被划走作为赔偿金。而如果被冻账户的资金不足以支付赔偿金，被冻账户一般会被永久限制。而且，原告会持续监控被告的网上行为，一旦发现涉诉店铺的其他收款账号（甚至包括国内银行账户），原告会继续申请法院强制执行。

 

在上述过程中，美国法院并不会执着于找到电子商户或者支付平台账户背后的实际控制企业或者个人，而是径直以电子商户或者支付账户所能联系的电子邮件账户为对象。

 

 

（一）美国市场商标侵权维权策略

 

近年来，随着中国企业“走出去”步伐越来越快，中美经贸摩擦升级，知识产权维权无疑成为中国企业“出海”面临的重大挑战。随着中国制造越来越强调科技创新能力，面对美国企业的专利大棒，很多中国企业不再手足无措。从当前中国企业“走出去”所遭遇的知识产权风险类型来看，主要包括商标海外运营风险、出口货物专利侵权风险、海外自主专利被侵权风险、商业秘密泄密风险、海外投资中知识产权价值评估风险、海外知识产权壁垒风险、国内外知识产权法律不一致的风险以及海外竞争对手滥诉风险。

 

中国企业“走出去”应该采取何种措施来应对知识产权风险，或许可以从思摩尔此次的商标维权中发现一些思路。

 

首先，企业应该提升知识产权保护意识，构建完善的知识产权布局。作为全球最大的电子雾化设备制造商，思摩尔不仅在全球 20 多个国家或地区进行了横向的战略性专利布局，而且从发热体、温控、防漏液、储液等创新维度进行了纵向的专利布局，还围绕自身重点品牌在多个国家或地区进行商标布局。据悉，思摩尔、中兴通讯参与起草了《企业知识产权国际合规管理规范（征求意见稿）》。[3]该标准是国内首个企业知识产权国际合规管理地方标准。这一标准为外向型企业提高自身知识产权国际合规管理水平和海外抗风险能力提供了借鉴。

 

其次，科学技术是第一生产力，核心技术是企业成功的保障。“打铁还需自身硬”，思摩尔虽然在陶瓷雾化产品方面拥有专利壁垒，但若想长期维持领先地位，则要研究新技术，发展新方向。目前，思摩尔在其他雾化技术方向的探索无疑为其长久发展奠定了良好基础，同时也推动了雾化科技产业的发展与升级。

 

再次，企业应积极参与产品标准的设置。标准化产品涉及多项标准必要专利及产品标准。基于此，企业可以进一步深入研究连接行业标准必要专利的许可规则，同时结合自身标准必要专利情况，制定合适的专利许可或被许可策略。

 

最后，中国企业“走出去”也需要来自政府和社会的帮助。推动建立海外知识产权保险和专门以帮助中小企业为目的的海外知识产权应诉基金，支持海外知识产权研究和人才培养，建设海外知识产权信息库，完善国内知识产权法制，积极参与国际知识产权法律的制定等。

 

（二）电商平台投诉的应对措施

 

1. 侵权确认

 

（1）查明自身是否侵权

 

电商企业在遇到商品下架、账号被封后，首先要确定查明原因，分析是否存在侵权可能。

 

一方面，国内跨境电商卖家内部自查确认侵权是否成立，核查内容包括：是否未经允许使用他人商标、姓名、公司名称或 logo、网站链接、宣传图片和文字等；是否未经允许仿制或跟卖他人商品；产品供货商是否存在侵权，因此自身账户被波及；是否与其他电商账户有关联，或将平台账号借给他人使用。以上都是可能引发知识产权侵权的因素。另一方面，国内跨境电商卖家可咨询电商平台客服，确认侵权原因。

 

（2）核实投诉方知识产权有效性

 

根据电商平台通知邮件、客服或投诉方回复，获取涉嫌侵犯的专利、商标和版权等信息，电商企业可以自行或委托知识产权服务机构到相关知识产权官方网站查询，确认其权利有效性、保护范围以及己方是否存在侵权可能。

 

（3）调查结论

 

经过排查，电商企业对自己是否侵权应该有大致的判断。基于侵权情节、店铺经营预期、账户金额和库存数量等情况，制定应对方案。

 

2. 应对方案

 

（1）构成侵权情况下

 

如果确认侵权事实基本成立，建议电商企业根据各电商平台通知邮件或系统提示进行处理，大致有以下几种处理方式。

 

1）按照平台规则整改

 

如果侵权行为是被电商平台发现的，按照平台通知邮件或系统提示的要求，进行整改和提交资料。与平台客服沟通或整改的要点一般包括侵权原因分析、处理态度和结果、补救措施、店铺业绩以及未来销售计划等内容。

 

2）与投诉方和解

 

电商企业可以根据侵权情节、商品数量和销量、账户金额、店铺价值等因素，确定具体和解途径，是通过委托专业律师事务所、和解机构还是自行协商解决。一般来说，针对大卖家，在账户金额数量较大、侵权性质较为严重、店铺价值较大的情况下，建议委托专业律师事务所，在律师辅导下，积极准备资料，以降低赔偿金额、缩短和解时间。对于中小卖家，涉嫌侵权商品的销售额和账户金额可能都较少，可以委托和解机构进行谈判，同时也要积极准备销售证明等资料，协商赔偿金额。对于店铺价值不大的卖家，也可以尝试自行沟通联系，但需要注意的是，投诉方律师可能不愿意回复邮件，以及自行沟通存在风险的问题。

 

3）对权利人的专利 / 商标提起无效宣告请求

 

针对大卖家，如果经过专业律师检索和分析，能够找到可导致对方专利或商标权被宣告无效的证据，可以向原告所在地专利商标局、法院或者国际贸易委员会提起无效宣告请求。此外，通过向法院起诉，在最终判决之前，还有机会申请法院令重新上架商品。

 

（2）不构成侵权情况下

 

如果侵权事实不成立或侵权可能性很小，电商企业可以通过向电商平台申诉、和解或者诉讼等方式解决。

 

1）通过平台申诉

 

根据电商平台发送的告知侵权原因邮件，准备不构成侵权证明材料和不构成侵权内容陈述。国内跨境电商卖家需要准备自身不构成侵权的证明材料，例如自己的专利、商标和版权证明文件，或授权许可合同证明等。同时，做好不构成侵权内容陈述，针对投诉邮件给出的侵权原因和相关知识产权类型，进行侵权对比分析，概括性阐述己方产品与投诉方产品之间的差异，从而作出不侵权判断。如果卖家商品有委托律师进行侵权预警分析，可以作为证明资料之一。认真组织和撰写申诉邮件，建议观点明确有针对性，语言表述清楚简洁，观点与证明材料要对应。

 

2）与投诉方和解

 

即使不构成侵权，卖家也可以结合自身经济条件、账户解冻紧迫性因素选择和解。相对而言，和解是最为快速、低成本的解封途径。当然和解过程也需要讲究证据、谈判技巧、考虑损失赔偿等因素。

 

3）应诉

 

如果投诉方（权利人）委托律师事务所直接向当地法院起诉，向法院申请签发临时禁令和 / 或其他禁令，立即限制涉嫌侵权商户在平台的交易行为和付款处理。在这种情况下，需要聘请该法院司法管辖区的具有执业资格的律师，积极应诉，尽可能申请法院驳回原告冻结账户和资金的要求。当然，应诉的费用是国内跨境电商卖家需要考虑的。

 

4）应对不利的后果

 

如果卖家对于涉嫌知识产权侵权的警告置之不理，除了商品继续被下架外，可能会导致账户停用。部分卖家对电商平台发出的法院通知邮件不够重视，不予回应，直接结果是投诉方会申请法院缺席判决。就美国而言，一般缺席审判被罚金额为 10 万—— 200 万美元，缺席判决后，卖家账户资金直接被用以赔偿原告。有些法院认为被告没有回应法院命令是故意侵权的证据，可能导致更高的损害赔偿金。

 

[1]参见： https://cases.justia.com/federal/district-courts/new-york/nysdce/1:2019cv09895/525352/139/0.pdf?ts=1595494316。

[2]侵权诉讼中的一种临时措施，禁止被告在诉讼判决之前继续实施被控侵权行为。

[3]详见： https://acad-upload.scimall.org.cn/cnips/text/2023/11/28/11/ICLFEAB.pdf。