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法拉利公司与迈萨锐设计公司等外观设计侵权纠纷案

一、基本情况

 
(一)案例信息
 
司法辖区:欧盟
 
审理机关:欧洲法院
 
案件编号:C-123/20,EU:C:2021:889
 
审理法官:E. Regan、C. Lycourgos、M. Ilesic
 
知识产权类型:外观设计
 
纠纷类型:侵权纠纷
 
重点产业:汽车
 
起诉日期:2020 年 1 月 30 日
 
判决日期:2021 年 10 月 28 日
 
审理结果:原告胜诉
 
(二)涉案知识产权信息
 
意大利法拉利公司对其限量生产的“FXX K”车型享有的一项或多项未注册外观设计权。
 
(三)涉案当事人信息
 
原告:Ferrari SpA(法拉利公司)
 
被告:Mansory Design & Holding GmbH(迈萨锐设计控股有限公司);WH
 
二、基本案情
 
(一)案件事实
 
意大利法拉利公司于 1947 年创办,是举世闻名的赛车和运动跑车的生产厂家,主要制造一级方程式赛车、赛车及高性能跑车。法拉利公司于 2015 年开始限量生产“FXX K”车型,其所配备的扰流板、尾翼以及底部扩散器使其空气动力学效能增加,在空气动力学套件的辅助下,“FXX K”车型可以达到 540 千克的下压力,保证行驶中的稳定性。为了对该型号的跑车进行推广,法拉利公司在2014 —— 2015 年分别通过新闻发布图片和电影向公众展示 FXX K 车型的侧视和前侧立体设计,也正因其出色的性能和充满动感的外观,FXX K 车型的售价曾一度高达 260 万美元。
 
迈萨锐设计控股有限公司(以下简称“迈萨锐设计公司”)成立于德国,是一家专门从事高端汽车个性化设计的改装企业。自 2016 年以来,迈萨锐设计公司仿造法拉利“FXX K”系列赛车最具特色的发动机罩的 V 形部分和前保险杠,并向法拉利公司“488 GTB”系列跑车的车主销售这些改装配件,其售价约为25 万美元的“488 GTB”系列赛车外观与“FXX K”系列赛车的外观相似。
 
法拉利公司认为迈萨锐设计公司侵犯了其一项或者多项未注册外观设计专利,因此在德国杜塞尔多夫地区法院提起诉讼,希望法院可以颁布禁止令,以阻止迈萨锐设计公司在整个欧盟地区销售这些改装配件。然而,杜塞尔多夫地区法院以及杜塞尔多夫高等法院却先后驳回了法拉利公司的诉讼请求。这两个法院均认为,关于法拉利公司“FXX K”系列汽车的部分外观设计,由于其不满足独立性或形式一致性的最低要求,故不存在法拉利公司主张的未注册外观设计权。
 
法拉利公司对一审和二审法院的判决不服,遂将该案上诉至德国联邦法院。德国联邦法院认为该案判决的结果取决于法院对《欧共体外观设计条例》的解释,所以将该案提交给位于卢森堡的欧洲法院,向其寻求指导。最终,欧洲法院对该案件作出了裁决。
 
(二)判决结果
 
欧洲法院表示,如果一个局部外观设计是“产品或复杂产品的可见部分,并由特定的线条、轮廓、颜色、形状或纹理来明确其定义”,则其可被视为具有设计权的单个部件。因此,欧洲法院认可法拉利公司拥有型号为“FXX K”赛车的外观设计权,判决迈萨锐设计公司败诉。[1]
 
三、法律分析
 
(一)案例特点
 
本次法拉利公司诉迈萨锐设计公司外观设计侵权案的核心争议点就在于:法拉利公司“FXX K”系列套件是否能够被作为欧盟未注册外观设计,进而受到保护?
 
根据《欧共体外观设计条例》第 1 条第 2 款,欧盟为外观设计提供了两种形式的保护,分别为注册外观设计和未注册外观设计。其中,未注册外观设计获得保护的前提是,需在欧盟以规定的方式向公众提供。在保护对象、保护要求例如新颖性、创造性等方面,欧盟未注册外观设计与注册外观设计并没有任何区别,其因为其所具备的快捷、廉价的特点,为那些更新换代频繁、生命周期短暂的产品外观设计提供了一种高效的保护途径。

根据《欧共体外观设计条例》第 11 条,从在欧盟范围内向公众首次提供之日起,未注册外观设计可以自动获得为期 3 年的保护期。“向公众首次提供”包括向公众提供出版、展览、在贸易中使用或以其他方式披露等形式,从而在正常的商业过程中可以合理地被在欧盟经营的相关行业的业内人士所知悉。但排除一种情况,即在明确或者隐含的保密条件下向第三人披露该外观设计。换言之,未注册外观设计在注册外观设计保护的路径之外,提供了另一种渠道的附加保护,其弥补了注册外观设计申请周期较长、手续相对复杂、费用颇高等不利因素,为实现《欧共体外观设计条例》所预设的目标提供了保证。
 
然而,值得注意的是,与未注册外观设计较低水平的形式要求相对应,其提供的保护也较注册外观设计薄弱许多。根据《欧共体外观设计条例》第 19 条第2 款之规定,对于欧盟未注册外观设计,只有在有争议的使用是由于“抄袭”了受保护的外观设计时,权利人才享有阻止该使用行为的权利。换言之,德国迈萨锐设计公司的借鉴行为只有在被认定为是“抄袭”的情况下,法拉利公司的未注册外观设计才能受到《欧共体外观设计条例》的保护。
 
根据常理,德国迈萨锐设计公司对法拉利公司的“FXX K”系列汽车具有不容否认的极高概率的接触可能性,又根据知识产权领域的“接触 + 实质性相似”原则,很容易判定迈萨锐设计公司的行为系抄袭。因此,该案的争议焦点则聚焦为法拉利公司能否作为未注册外观设计权利人而受到保护?换言之,欧洲法院在该案中需要考虑如下两个问题:首先,产品的个别部分的未注册外观设计能否因为产品整体图片的展示或披露而产生?其次,如果个别部分的未注册外观设计能够因为产品整体图片的展示或披露而产生,那么当该部分是一个组合产品不可分割的一部分时,应当用何种评价标准来评估其特有的外观特征?其是否必须显示出某种独立性和形式一致性?
 
(二)法院观点
 
针对该案的以上两个问题,欧洲法院经审理后,进行了以下判决和学理阐述。
 
首先,从外观设计的保护对象与未注册外观设计制度的设立目的来看。《欧共体外观设计条例》第 3 条 a 项确立了以下原则:外观设计的保护对象既包括产品整体的外观,也包括产品部分的外观,外观是外观设计保护的决定性因素,外观设计的个性特征也必须依赖外观设计定义所界定的构成外观设计的特征来评价。此外,《欧共体外观设计条例》的序言部分以及一些裁判在先的案例均已经表明,《欧共体外观设计条例》制定的目的是确保对欧盟地区的产品外观设计进行有效的保护,从而鼓励产品的创新、开发以及投资。相应地,未注册外观设计制度的设立目的也正是消除注册申请负担、以快速有效的方式保护市场生命周期较短的产品的外观设计,从而促进创新。因此,从该制度的创设目的来看,法拉利公司的诉求应当被支持。
 
其次,从产品部分或者构成部件的披露要求的角度进行分析。根据《欧共体外观设计条例》第 19 条之规定,未注册外观设计能够合理地被“相关行业的业内人士所知悉”即可,因此,如果法拉利公司将“FXX K”系列汽车的外观图片分发给了业内经营的商业主体,则满足了这一要求。此外,要实现通过向公众提供产品整体的外观设计而达到向公众提供一部分或者构成部件的外观设计,必须保证在提供产品整体的外观设计的时候可以明确地识别产品的该部分或者构成部件的外观,使得经营主体可以清楚、准确地获得未注册外观设计的权利信息。至于保护对象的可识别性要求,法律不应当要求设计者向公众单独提供产品的各个部分或者构成部件以获得未注册外观设计保护,即使是出于法律的确定性因素的考虑。否则,将有悖于《欧共体外观设计条例》关于未注册外观设计的立法目的,使其流于形式。
 
而在该案的实际操作中,法拉利公司的未注册外观设计可以被明确地识别就意味着,向公众提供的“FXX K”系列汽车图片,使得公众可以清楚地看见主张外观设计的产品的部分或者构成部件的特征。在与现有设计比较而进行个性特征的评价时,也有图片使之可以精确且确定地将主张权利的外观设计形象化。因此,为了评估作为欧盟外观设计的保护条件的个性特征,有争议的产品的部分或组合产品的构成部件必须是可见的,并由构成其特定外观的特征来界定,即由特定的线条、轮廓、颜色、形状和纹理来界定。这预示着产品的该部分或组合产品的该构成部件的外观本身能够产生整体印象,不会完全消失在产品整体中。
 
因此,针对以上两个核心问题,欧洲法院经审理和研判之后认为:法拉利公司向公众提供“FXX K”系列汽车宣传图的行为,已经构成向公众提供该产品一部分的外观设计或者作为组合产品的该产品构成部件的外观设计,因为该部分或者该部件的外观在法拉利公司提供整体外观设计图纸时可以明确地被识别。相应地,法拉利公司“FXX K”系列汽车的发动机罩的 V 形部分和前保险杠由具体的线条、轮廓、颜色、形状或者纹理可清楚地限定,该部分构成整辆法拉利赛车的一个可见部分,因此该部分的外观满足《欧共体外观设计条例》规定的个性特征的要件。
 
故综上所述,欧洲法院第五庭裁定,支持法拉利公司的诉讼请求,认可其拥有型号为“FXX K”的赛车的未注册外观设计,判决迈萨锐设计公司败诉。
 
四、经验启示
 
该案对一系列行业有着重大影响,特别是一些奢侈品牌和一些制造组件众多的复杂产品企业。其中,最直接的效果就在于,其确立了不必为获得对产品某一部分的未注册外观设计保护而单独对该部分进行披露的实践规则,进一步巩固了《欧共体外观设计条例》中未注册外观设计规则对于一些更新换代较快的特定产品的保护作用。此后,该案作为欧盟地区的一项指导性案例,对类似案件的判决提供指引思路。
 
然而,针对该案相似问题,需要给予重点关注的是,欧盟未注册外观设计以自动获得权利为特点,其权利获得方式不但与传统专利保护获得方式不一,相反还体现了其与著作权保护的相类似之处。权利主体通过对外观设计产品的整体披露,同时还获得了不确定多数的局部未注册外观设计,而这一特点将会增加外观设计权的不确定性。在此情况下,如果参照注册外观设计来确定未注册外观设计的保护范围的话,那么可获得保护的权利组合将非常丰富,业内商业主体很难确定所有这些权利的可能保护范围,因此也很容易在不经意间落入未注册外观设计的保护范围,进而陷入争诉纠纷中,将不利于商业主体的状态稳定与创新发展。[2]
 
因此,欧洲法院对待未注册外观设计的保护应当持审慎态度,给予其有条件、框架内的保护,切不可无限扩张其权利。由于产品的部分或者组合产品的构成部件的可识别性以及其可见性本身是一个极其具有挑战性的问题,因此欧盟地区应当规定未注册外观设计的权利人在提起侵权诉讼时应当指出构成其外观设计的个性特征是什么,并需要将其诉讼请求限制于产品被抄袭的那些部分。通过类似对权利人施加压力的方式,来减轻法院的判断负担,进而在最大程度上确保外观设计权的确定性。
 
[1]参见:https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=248287&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=241225。
[2]参见:http://www.iprdaily.cn/article1_30191_20220112.html。
 
来源:杭州知识产权保护中心《海外知识产权纠纷应对典型案例评析》