（一）案例信息

 

司法辖区：英国

 

审理机关：英国高级法院的英格兰和威尔士的商事和财产法庭

 

案件编号：IP-2020-000085

 

审理法官：David Stone

 

知识产权类型：外观设计

 

纠纷类型：侵权纠纷

 

重点产业：户外照明

 

起诉日期：2020 年 8 月 14 日

 

判决日期：2021 年 7 月 9 日

 

审理结果：原告胜诉

 

（二）涉案知识产权信息

 

该案所涉及的知识产权类型为注册共同体外观设计（RCD），两项 RCD 的公开号分别为 EU0005409270001S 和 EU0005409270002S，均于 2006 年 6 月 5日提交申请，均将“外部灯”列为外观设计所保护的产品。每项 RCD 包括 4 张附图，分别如图 19-1 和图 19-2 所示。

 

 

（三）涉案当事人信息

 

原告：Lutec（UK）Limited；Ningbo Utec Electric Co., Ltd；Lampekonsulenten A/S

 

宁波耀泰电器有限公司（以下简称“耀泰”）成立于 2006 年，总部位于浙江省余姚市，是一家集照明灯具、灯具配件、新型电子元器件、电器产品的制造、生产及销售于一体的企业。耀泰拥有自营进出口权，能独立与国外用户建立良好的合作关系，其产品已销往美国、欧洲、澳大利亚、中东、南美、非洲、日本等65 个国家或地区，已建立全球性的销售网络。Lutec（UK）Limited（以下简称“Lutec”）是耀泰在英国的子公司，而“Lutec”是耀泰的品牌及商标。在该案中，原告 Lutec 及耀泰请求将外观设计权利人增加为共同原告，经法官批准，权利人 Lampekonsulenten A/S（以下简称“Lampekonsulenten”）成为第三原告。

 

被告：Cascade Holdings Limited；Forum Lighting Solutions Limited

 

Cascade Holdings Limited（以下简称“Cascade”）是一家英国的灯具制造及销售商。Forum Lighting Solutions Limited（以下简称“Forum”）是一家英国节能灯具的设计者和经销商，其在英国从事贸易已有 60 多年，是英国一些大零售商最欢迎的装饰照明供应商。

 

 

2020 年 8 月 14 日，原告 Lutec 及耀泰根据《欧盟理事会共同体外观设计保护条例》（以下简称《欧共体外观设计条例》）共同起诉被告 Cascade及 Forum 的 Helios 系列灯具产品侵犯了其所拥有的两项 RCD。对此，被告Cascade 及 Forum 承认在英国销售过 Helios U/D 和 Helios U&D 灯具，但否认侵犯了原告的外观设计权。

 

2021 年 6 月 25 日，高等法院副法官大卫·斯通作出判决，被告 Cascade及 Forum 的 Helios U/D 和 Helios U&D 灯具均侵犯了原告的外观设计权。[1]

 

 

（一）认定侵权所适用的法律

 

《欧共体外观设计条例》第 10 条规定：

 

“1. RCD 授予的保护范围应包括任何不会给知情用户带来不同整体印象的设计；

 

“2. 在确定保护范围时，应考虑设计者进行设计的自由度。”

 

对于 RCD 侵权的判定，主要包括以下六个步骤。

 

（1）确定该外观设计拟采用或者拟应用的产品所属的行业。

 

（2）识别知情用户（informed user）并在这样做后确定：（a）知情用户对现有技术的了解程度；（b）知情用户在比较（如果可能的话，直接比较）设计中的关注程度。

 

（3）确定设计者进行设计的自由度。

 

（4）评估 RCD 与有争议的设计之间的比较结果，同时考虑：（a）相关行业；（b）设计者的自由度；以及（c）这些设计对知情用户产生的整体印象，这些用户会记住任何已向公众提供的早期设计。

 

（5）比较中忽略仅由技术功能决定的设计特征。

 

（6）在某些情况下，知情用户可能会区分各项外观设计的要素，对相同点或不同点给予不同程度的重视。这可能取决于产品相关部分的实际意义、它在使用中的可见程度或其他因素。

 

（二）英国脱欧后 RCD 的变化

 

根据《英国脱欧协议》中的规定，在“脱欧过渡期”结束之后，RCD 将无法再在英国直接获得保护。[2]

 

换句话来讲，自 2021 年 1 月 1 日起，如果人们想在英国以及欧盟剩下的 27个成员国中为自己的外观设计获得保护的话，那么其将不得不分别向英国知识产权局以及欧盟知识产权局提交申请。

 

不过，对于那些在“脱欧过渡期”结束之前就已经完成注册工作的 RCD 而言，将能够继续在英国获得保护。具体来讲，在过渡期前就完成注册的 RCD 可以保留最初的申请日期和原优先权日，拥有与此前相同的法律地位（前提是申请人是根据英国的法律提交申请或者是进行注册的），并可作为一件完全独立于此前 RCD 的英国外观设计来进行转让、许可以及续展。

 

如果企业、组织或者个人未能在“脱欧过渡期”结束之前提交自己的 RCD申请或者进行公开的话，那么其将有 9 个月的时间来在英国提出获得相同保护的请求。不过，在这种情况下，上述企业、组织或者个人需要支付一定的申请费用，而且该申请必须符合英国的审查与公开规定。

 

（三）双方的争议焦点

 

该案中，双方的争议焦点主要包括以下两点。

 

1. 产品的形状和线条以及外部装饰是否是专利产品的重要特征

 

从涉案 RCD 附图可以明显看出，两项 RCD 都是线条图，灯曲面线条之间的空间是空白的。在该案中，被告代理人认为，这是 RCD 与两款被控侵权产品的区别，这两款产品的表面有多个平行的脊或槽。即在线条图中，空白的空间是没有表面装饰的。

 

法官指出，在“Procter & Gamble Co v Reckitt Benckiser（UK）Ltd 案”（[2007]EWCA Civ 936：[2008]ECDR 3；[2008]FSK 8）中，RCD 是用线条图来说明的，这些设计显然只关注外部形状。主审法官和上诉法院都认为，RCD显然是针对其产品形状的，应适当地比较涉案产品的形状，其表面上的图形（或设计的物理体现）是无关紧要的。通常，许多线条图只显示物理形状，虽然它们可以显示色彩和装饰，但它们通常不如照片或 CAD 图像适合用于此目的，因为照片或 CAD 图像可以轻松显示细微的阴影、轮廓以及装饰，例如颜色和装饰。因此，虽然每个 RCD 图像都必须在其自身的上下文中进行解释，但与 CAD 图像相比，线条图更有可能被解释为不排除装饰。即最广泛的权利要求可以通过仅显示设计轮廓的图纸来实现。相比之下，照片不仅指定了形状，还指定了表面结构和材料，从而相应地缩小了保护范围。

 

此外，没有装饰亦可以成为 RCD 的一个特征，即使图像由线条组成。在“Samsung Electronics（UK）Ltd v Apple Inc 案 ”（[2013] ECDR 1；[2013] FSR 9）中，线条图包括一个或两个小特征（开口扣和边缘周围的边缘），自然暗示没有其他装饰。

 

2. 涉及侵权的专利产品要注意考虑知情用户的整体印象

 

法官按照前文提到的六个步骤进行分析，具体如下。

 

（1）确定拟采用或拟应用外观设计的产品所属的行业。双方一致认为相关行业为户外照明。

 

（2）识别知情用户。

 

双方就知情用户的身份达成一致，将知情用户描述为“有兴趣为家庭和 / 或商业场所购买户外灯具的公众成员”。

 

（3）确定设计者进行设计的自由度。

 

如上所述，被告人在审讯前承认，户外灯的设计者的自由度是非常高的。与“H&M Hennes & Mauritz BV & Co KG v OHIM 案”（EU:T:2015:617;[2015]ECOR 20）中设计者的设计自由度有限的产品相比，这具有要求涉嫌侵权的设计远离注册设计以免侵权的效果。因此，被告的律师明确承认涉案 RCD 享有“广泛的保护范围”。

 

（4）评估涉案 RCD 与有争议的设计之间的比较结果，同时考虑：（a）相关行业；（b）设计者的自由度；以及（c）这些设计对知情用户产生的整体印象，这些用户会记住任何已向公众提供的早期设计。

 

法官认为，在判断时必须站在知情用户的立场上，评估涉案 RCD 和 Helios产生的整体印象产品，而不是简单地列出相同点和不同点，也不是在它们之间来回切换。虽然考虑各项设计之间的异同是适当的，但重要的是每项设计在考虑设计语料库和设计师的自由度的情况下给知情用户带来的整体印象。

 

（5）比较中忽略仅由技术功能决定的设计特征。

 

据称，涉案 RCD 的任何特征都不是完全由技术功能决定的。

 

（6）在某些情况下，知情用户可能会区分各项外观设计的要素，对相同点或不同点给予不同程度的重视。这可能取决于产品相关部分的实际意义、它在使用中的可见程度或其他因素。

 

原告的律师提出，知情用户对灯前部的重视程度高于后部。从涉案 RCD 附图及被控侵权产品图可以明显看出，在涉案 RCD 和 Helios 产品中，灯本身是独立于底座或盒子的独立元件，灯通过底座或盒子连接到墙上。原告律师提出，

 

知情用户将根据设计的使用方式评估设计。法官对此是认可的，在底座或盒子后部的连接机制的设计和 Helios 灯中的存在清楚地表明灯将连接到墙壁或其他表面（可能是栅栏）。当它如此连接时，灯的前部将是最明显的，因此这是知情用户在她 / 他的评估中最关注的设计部分。

 

基于上述分析，法官认定，将最吸引知情用户的是 Helios 产品中关于灯罩部分的特征，这些是安装灯后最明显的功能。后面的框将被知情用户视为不太重要，虽然差异可能会在其他灯具专利上显示，但它们不会使这样的知情用户产生其与 RCD 之间不同的整体印象，因此，根据知情用户的整体印象角度认定，Helios U/D 侵 犯 了 公 开 号 为 EU0005409270001S 的 外 观 设 计 权， 而 Helios U&D 则侵犯了公开号为 EU0005409270002S 的外观设计权。

 

 

（一）在英国开展知识产权维权

 

作为中国企业，在进入英国市场之前，为了更好地维护自身利益，应当先进行专利海外监控工作，提前做好维权准备。根据企业自身的专利布局策略，利用多渠道长期监控类似产品并积极利用英国完善的知识产权法系进行维权。

 

遭遇侵权时可以考虑采取以下策略进行维权。

 

1. 收集证据

 

在权利被侵害的情况下，应视情况及时收集证据，并对证据进行公证。并且委托律师向侵权方发出律师函，通过协商的方式来解决，基于协商情况来决定是否提起诉讼。

 

2. 明确诉讼请求

 

经沟通无效的，可以提起侵权诉讼。在对方有进出口侵权物品的意向时，可以向海关申请查扣嫌疑物品。在紧急情况下，可以申请临时禁令，请求查扣嫌疑物品。

 

在提起侵权诉讼时，应确定起诉对象，即是否是直接侵权人或间接侵权人。但对于直接侵权和间接侵权的诉讼主张应有所区别。对于直接侵权，可以主张其赔付获得的收益、禁止其在英国境内出售产品等。对于间接侵权，可以主张其赔付相应的权利使用费用。

 

如果对法庭判决拒不执行的，可以请求法院强制执行。

 

当权利受到侵犯时，可以向法院提出的诉讼请求有：确认权利的请求、赔偿损失的请求、没收侵权的物质载体的请求、制止侵权行为或构成侵权威胁的行为的请求等。

 

3. 提起诉讼保全

 

其目的在于顺利和完整地恢复由于民事侵权行为而遭受侵害的权利人的权益。建议企业在具备一定的胜诉可能性时提起诉讼保全。作为权利人提出诉讼保全可以防止损失的扩大并保障在胜诉的情况下权益能够得到迅速的实现。

 

（二）外观设计中的侵权判定客体

 

1.“产品”范围的界定问题

 

欧盟通过规范的形式指出，外观设计保护范围所涉的“产品的指定”是指申请人在其申请书中必须清楚地包括一项对该申请保护的设计所运用的产品的指定，从而使得每一种产品能够被划归为唯一的一个洛迦诺分类。[3] 但是前述指定不妨碍共同体外观设计保护的范围。因此，欧共体对外观设计的保护并不仅限于依附在产品之上的外观设计。

 

2. 功能性特征的排除问题

 

涉及外观设计的功能性问题，我国《专利法》及其实施细则中都没有规定，最高人民法院在其《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第11 条中表明：在进行外观设计侵权判定时，不应当考虑主要由技术功能决定的设计特征。

 

在判定某项外观设计是否主要是功能性的，可以从以下几个方面进行分析：（1）产品的使用或其目的的实现是否存在其他的可替代性设计解决方案；（2）相关权利人是否在广告等宣传中利用外观设计的实用优点来吸引顾客；（3）该外观设计是否主要在于其功能性。

 

[1]参见：https://www.bailii.org/cgi-bin/format.cgidoc=/ew/cases/EWHC/IPEC/2021/2259.html&query=(IP-2020-000085)。

[2]参见：https://www.gov.uk/government/publications/new-withdrawal-agreement-and-politicaldeclaration。

[3] 参见：《共同体外观设计审查指南》第 6 条。

 

来源：杭州知识产权保护中心《海外知识产权纠纷应对典型案例评析》