（一）案例信息

 

司法辖区：日本

 

审理机关：日本特许厅

 

案件编号：异议 2018-700718

 

审理法官：久保竜一（久保龙一）

 

知识产权类型：专利

 

纠纷类型：侵权纠纷

 

重点产业：新一代信息技术

 

起诉日期：2018 年 9 月 5 日

 

判决日期：2020 年 2 月 7 日

 

审理结果：驳回关于 6293369 号专利的权利要求 27 和权利要求 32 的专利异议

 

（二）涉案知识产权信息

 

专利号为 6293369、名称为“无人机、运载系统、无人驾驶飞行器控制方法及无人机控制程序”发明专利（以下简称“6293369 号专利”）。该专利技术方案如下：无人驾驶飞行器包括存储多个区域的存储单元、从多个区域中选择具有最高优先级的候选作为无人驾驶飞行器的目的地的选择单元 , 以及到所选择的目的地的路线。变更单元 , 当确定目的地不适合该目的地的航班时 , 将选择单元选择的目的地变更为具有次高优先级的候选。

 

（三）涉案当事人信息

 

专利权利人：深圳市大疆创新科技有限公司

 

深圳市大疆创新科技有限公司（以下简称“大疆”）于 2006 年成立，是全球领先的无人飞行器控制系统及无人机解决方案的研发商和生产商，客户遍布全球 100 多个国家。通过持续的创新，大疆致力于为无人机工业、行业用户以及专业航拍应用提供性能最强、体验最佳的革命性智能飞控产品和解决方案。

 

异议申诉人：山田晃

 

山田晃是日本山田知财事务所的所长辩理士 [1]。根据日本特许厅的信息，该事务所 2015 —— 2019 年的专利申请量仅有 1 件。

 

 

涉案专利共包括 34 项权利要求，其权利要求 1 请求保护一种无人航空器，具体如下：

 

 

 

 

 

异议申诉人于 2018 年 9 月 5 日向日本特许厅提出了专利异议申诉。

 

日本特许厅在审查之后，于 2018 年 12 月 6 日发出了取消[2]理由通知书，指出权利要求 1、2 以及 27 — 34 所涉及的发明不具备创造性。

 

2019 年 2 月 27 日，专利权人提出意见书，未对权利要求书进行修改。然而这并没有能改变日本特许厅的看法，日本特许厅于 2019 年 3 月 29 日发出取消理由通知书（决定预告），维持了之前的认定。

 

对此，专利权人于 2019 年 7 月 2 日进一步提出了订正请求及答复，对权利要求书进行了订正。其中，对权利要求 1 进一步限定了如下内容：

 

 

在 2019 年 7 月 31 日从日本特许厅接到专利权人对权利要求进行了订正的通知后，异议申诉人于 2019 年 8 月 27 日提出意见书，日本特许厅审查了双方意见之后于 2019 年 9 月 30 日再次发出取消理由通知书（决定预告），在认可专利权人进行订正的基础上，进一步指出权利要求 1、2、9 — 17 以及 19 — 34所涉及的发明不具备创造性。

 

作为具体的理由，日本特许厅指出，对权利要求 1 进一步限定的“判定部”在说明书中有明确的依据，且属于进一步限定，符合订正的要求。

 

然而，日本特许厅虽然认定涉及“判定部”的内容构成了涉案发明相对于现有证据的区别点，但是进一步指出，在现有证据已经记载了服务器与移动体构成的系统中在服务器一侧进行类似判定处理的这一基础上，考虑双方之间的通信能力，将“判定部”转而设置在移动体一侧是本领域技术人员可以适宜设定的事项，没有特别的难度。

 

对此，专利权人于 2019 年 12 月 13 日再次提出了订正请求及答复，对权利要求书重新进行了订正。订正后的权利要求 1 如下：

 

 

 

 

 

在此之后，日本特许厅终于在 2020 年 2 月 27 日作出了异议决定，在认可专利权人所作出的订正的基础之上，维持了专利权全部有效。

 

作为具体的理由，日本特许厅指出，专利权人在订正中对“多个区域”“目的地”进行的限定属于范围的缩减，在说明书中存在明确的依据，也没有导致保护范围的扩大，符合订正的要求。

 

并且，根据现有证据中的方案，并没有对一个货物赋予多个配送目的地的情况，虽然考虑到配送效率而将多个配送目的地与配送顺序一并存储属于公知技术，但即使将这样的公知技术与现有证据组合，也难以想到订正后的权利要求 1 中的涉及“选择部”和“变更部”的结构。此外，就专利异议申诉人主张的“当货物配送的过程中无法实现对当初目的地的送达的情况下，只能是在停止配送直到可以实现对当初目的地的送达，或者送往下一目的地中进行择一，而当停止配送显然会降低配送效率的情况下，改送至优先级次高的目的地属于自然选择下的通常行为”的意见，日本特许厅认定：即使这样的“通常行为”成立，也不能说对一个货物赋予多个配送目的地在货物配送中属于“通常行为”，即“配送一个货物时，在不能送往优先级最高的配送场所时将其送往优先级次高的配送场所”不能说属于“通常行为”，因此不能采纳异议申诉人的主张。

 

 

（一）日本的专利异议程序的演进

 

日本的专利异议程序，是在 2014 年的日本特许法修改后导入的制度。在此之前，日本曾经采取过授权前的异议申诉制度（1994 年废止）、授权后的异议申诉制度（2003 年废止），在现行的专利异议程序设立之前，与中国当前的专利制度一样，日本专利授权后只能通过无效程序对专利的有效性发起挑战。

 

然而随着异议申诉制度的废止，日本无效审判的数量并没有发生预想的激增，显示对于异议申诉的需求没有得到很好的消化，同时考虑到从时间等各方面成本来说，无效程序远大于异议申诉程序，因此对授权后专利进行再评估的机会反而减少，认为缺少异议程序会降低专利质量的声音也不断出现。

 

在此背景下，日本又重新导入了现行的专利异议制度。

 

（二）日本的专利异议程序的特点

 

日本现行的专利异议程序，是在专利授权之后启动、用于让第三方对已授权专利的有效性发起挑战的程序。虽然乍看之下像是无效程序的一部分，但如上文所述，其制度设计的初衷正是为了解决单一无效程序所存在的一些问题，因此其在诸多方面与无效程序存在显著区别，例如：

 

（1）任何人均可以提起专利异议申诉；

 

（2）提起异议申诉的时限是在专利权授权公告之日起 6 个月内；

 

（3）申诉理由仅限于公益性的理由，不包含权利归属问题；

 

（4）为减轻当事人负担而采取书面审理；

 

（5）即使专利被维持，申诉人也无法进一步申诉；反之若专利被取消，专利权人可以向日本知识产权高级裁判所提出行政诉讼；

 

（6）在准备作出取消专利决定的情况下，审理合议组会告知专利权人这一可能（决定预告），从而让专利权人可以自主进行订正以争取专利权的维持。

 

以上几个方面，是专利异议程序与同属于专利授权后对专利有效性发起挑战的无效程序较为显著的区别。

 

（三）异议程序适用的分析

 

从上述的专利异议程序的特点出发，该案中关于异议程序适用值得关注的要点如下。

 

首先，该案的专利异议申诉人，是一个不知名的小型专利事务所的所长辩理士，考虑到大疆公司在行业中的领先地位，以及涉案专利的货物配送用无人航空器属于物流配送行业这一较为专业的细分领域的情况，该案的专利异议申诉人看起来更像是与大疆公司存在竞争关系的日本同行为了掩饰自己的真实身份而刻意选择的“稻草人”。由于根据日本特许法的规定，无效程序只有利益相关方可以提起，因此相比会暴露自己真实身份的无效程序，异议申诉显然适合作为一种隐名攻击手段来利用。

 

其次，在该案的异议决定中，引用专利权人的主张的内容少到甚至只有一处，且仅仅是用于辅助审理人员对订正后内容的解释和认定，因此从形式上看，可以说异议决定更像是日本特许厅自主进行的审查工作的一环。这是因为，出于减轻申诉人负担的目的，异议程序中弱化了当事人之间的对抗，希望通过设定为没有口头审理和以受理单位的职权审理为主的形式来减轻双方当事人的负担。该案的审理过程也清晰地反映了这一特点。

 

最后，关于针对异议申诉的回应，大疆公司一方陈述了三次意见，并且后两次还一并提交了订正，最终使得专利权在订正的基础上得到了全部维持。这正是得益于审理合议组两次发出决定预告，专利权人能够在充分了解合议组的判断倾向的前提下，对请求保护的范围不断作出有针对性的调整，这也使得专利权人一方的利益得到了比较好的保障。

 

另外，从该案技术方案的角度出发，作为其技术要点的“优先级最高的配送地址无法配送的情况下转往优先级次高的配送地址进行配送”的技术思路，客观上的确和人们的惯常认识比较接近。然而由于异议申诉人提供的证据中不存在为一个配送货物赋予多个配送地址的情况，合议组即以此理由认定：当一个配送货物有多个配送地址时，最优地址不可行时转往次优地址这样的技术思路是不能根据现有证据容易想到的。这也体现了日本审理异议申诉时对于“容易想到”的适用极为克制。这反映了其在程序设计上在对异议申诉人给予极大便利的同时，在判断实体方面更倾向于维持已经作出的授权决定，以此形成了对异议申诉人与专利权人的利益的某种均衡考量。

 

 

对于该案，从出海日本企业的角度，有以下几个方面值得注意。

 

（一）积极应对

 

日本的异议程序在中国没有完全对应的程序，作为专利权人的中国企业，可能在接到自己的专利权被他人提出异议这一通知时，还不清楚这究竟会导致什么后果，应当如何应对，甚至消极放置。另外，日本专利异议程序的应答期间为取消理由通知书发送日起 90 天内，考虑到国际的信息传递，时间也并不富裕。对于不了解日本异议程序的中国企业来说，难免发生手忙脚乱的情况。

 

然而如上文所述的那样，从实体角度来看，异议程序对于专利权人相对友好，除了可以根据审理合议组的判断倾向不断调整保护范围，在判断的过程中，审理合议组也更为倾向维持之前已经作出的授权决定。

 

因此专利权人应该采取积极应对的态度，尽快准备答复意见，并根据审理合议组已经提示的结论，提出有针对性的订正，争取专利权获得维持的有利结果。

 

（二）主动利用

 

如上文所述，由于中国没有与日本的异议程序完全对应的程序，因此中国企业在应对日本存在的妨碍自己商业行为的专利时，可能比较容易想到的还是通过无效程序对相关专利提起无效审判，而容易忽略异议程序。

 

然而由于日本的无效程序只有利益相关方可以提起，因此并不能像中国的专利实务中经常采取的通过他人名义提起无效那样来隐藏自己的真实身份。另外，因为商业上交织的关系，以及舆论可能带来的影响，客观上也会形成阻碍。同时无效程序在各种成本上也相对比较高，这些都会对制定合适的应对策略造成障碍。

 

与无效程序相对，异议程序由于在程序上非常简便，且完全可以利用该程序实现以隐名和低成本进行攻击，因此有必要将其作为有效的工具予以充分考虑。

 

当然，由于可以提出异议申诉的期间较短，因此这也需要对相关领域的专利申请动向保持持续关注，从而能在第一时间发现对自己的商业行为不利的专利，以便能够及时应用异议程序。

 

（三）针对性订正

 

根据对 2018 年数据的统计，通过订正专利文件最终获得权利维持的占到了日本全部异议申诉案件的半数，显示出订正对于专利权维持有着巨大影响。该案中，大疆公司通过针对取消理由通知书进行针对性修改，缩减保护范围，最终成功维持了绝大部分权利要求的有效。

 

值得注意的是，大疆公司所提交的订正并非一步到位，有一个逐步限缩的过程，而合议组也向专利权人提供了再次修改的机会。这个过程也再次印证了日本的异议程序在实体上对于专利权人来说相对友好，因此订正时也可以在限缩的节奏上进行适当考虑。

 

此外，在异议申诉审理期间，专利权人可以向合议组提出面会或者电话会晤的请求，而这也显然有助于专利权人理解合议组的意向，确定能够得到合议组认可的修改方向。该案的公开记录中虽然无法确认是否采用了这一措施，但这无疑是专利权人在异议申诉程序中应当积极考虑的有效手段。

 

[1]相当于我国的专利代理师。

[2]对应异议申诉程序的结果，其效果是专利权归于消灭；与无效程序下的“无效”类似，但也存在一些区别（不能“取消”已经消灭的权利）。为了与“无效”相区别，本文中直接使用“取消”这一表述。

 

来源：杭州知识产权保护中心《海外知识产权纠纷应对典型案例评析》