（一）案例信息

 

司法辖区：美国

 

审理机关：美国加利福尼亚北区联邦地方法院

 

案件编号：5:19-cv-04742-EJD

 

审理法官：Edward J. Davila

 

知识产权类型：专利

 

纠纷类型：侵权纠纷

 

重点产业：激光雷达技术

 

起诉日期：2019 年 8 月 15 日

 

判决日期：2020 年 10 月 1 日

 

审理结果：双方和解

 

（二）涉案知识产权信息

 

原告 Velodyne Lidar，Inc. 拥有多项激光雷达相关的标准必要专利，本案涉及的美国专利 US7969558B2（以下简称“558 号专利”）为该公司旋转式激光雷达技术的基础专利。

 

（三）涉案当事人信息

 

原告：Velodyne Lidar，Inc.（以下简称“Velodyne”）

 

被告：Hesai Photonics Technology Co., Ltd.（上海禾赛科技有限公司，以下简称“禾赛科技”）；Suteng Innovation Technology Co., Ltd.（深圳市速腾聚创科技有限公司，以下简称“速腾聚创”）

 

 

（一）案件情况

 

2019 年 8 月 15 日，原告 Velodyne 在美国加利福尼亚北区联邦地方法院起诉禾赛科技和速腾聚创侵犯了其 558 号专利（高分辨率激光雷达系统），要求法院判令禾赛科技和速腾聚创停止侵权、赔偿 3 倍的侵权损失费用并颁发一份永久禁令。该专利涉及基于激光雷达的 3D 点云测量系统，可用于自动驾驶、高级驾驶辅助系统（ADAS）、机器人视觉和其他各种应用。同时，Velodyne 还在美国国际贸易委员会（ITC）启动了侵权指控，请求一份针对禾赛科技的有限排除令。

 

558 号专利在美国经历过一次专利无效审查。Velodyne 在 2016 年使用这件专利起诉了正在快速成长期的激光雷达新秀 Quanergy 公司专利侵权。当时Quanergy 公司积极应诉，就 558 号专利向美国专利审判与上诉委员会提出了无效复审请求，但是结果对 Quanergy 公司来说很不理想。2019 年 5 月，美国专利审判与上诉委员会作出裁决，维持了 558 号专利的有效性。也正是在美国专利审判与上诉委员会确定 558 专利维持有效后的 3 个月，Velodyne 在美国起诉禾赛科技和速腾聚创两家中国公司专利侵权。

 

接到侵权指控后，禾赛科技就在德国法兰克福 / 美茵地区法院对 Velodyne提起诉讼，指控 Velodyne 侵犯其在德国申请的旋转式激光雷达专利。2019 年底，Velodyne 决定不直接在中国市场销售激光雷达，而是通过代理模式发展。

 

2020 年，禾赛科技又在中国上海知识产权法院指控 Velodyne 侵犯其中国旋转式激光雷达专利。

 

（二）判决结果

 

2020 年，禾赛科技与 Velodyne 达成了全球和解协议，并签署了《诉讼和解与专利交叉许可协议》，协议不仅涵盖众多旋转式激光雷达产品，而且涵盖双方现有和未来的全部专利，禾赛科技与 Velodyne 将撤销双方在美国、德国和中国涉诉的所有案件。根据《诉讼和解与专利交叉许可协议》，禾赛科技与Velodyne 均在协议中否认对另一方的专利存在侵权行为，并约定在全球范围内交叉许可双方现有和未来的专利。禾赛科技向 Velodyne 支付和解费用，包括一次性的专利许可补偿费及后续按年支付的专利许可使用费。

 

 

纵观该案，从本质上讲就是 Velodyne 感觉自身垄断地位和利益被侵蚀，必须拿出手段解决越来越强的竞争对手，希望通过 558 号专利打乱禾赛科技在激光雷达市场发展的布局，提出针对禾赛科技的永久禁令并索赔 3 倍的侵权损失费用。

 

但是该案自 2019 年开始至 2020 年双方签署《诉讼和解与专利交叉许可协议》结束，该系列案件不像其他案件经过了冗长的时间去进行大量的专利侵权诉讼程序和专利无效程序，而是速战速决，在一年左右的时间里结束了双方的专利大战，达成了和解协议，签署了对双方都有利的《诉讼和解与专利交叉许可协议》。

 

根据双方签订的《诉讼和解与专利交叉许可协议》，禾赛科技与 Velodyne均在协议中否认对另一方的专利存在侵权行为，并约定在全球范围内交叉许可双方现有和未来的专利。虽然双方均否认存在侵权行为，但禾赛科技选择和解是否在另一方面认定了其有一定侵权的可能性，我们不得而知。如果继续诉讼将面临败诉的风险，而一旦败诉就将面临美国政府颁布永久禁令并对 Velodyne 受到的侵权损害进行 3 倍赔偿的风险，这并不是禾赛科技想要的结果。

 

在该案中，禾赛科技对此次和解提出的理由是“考虑到发起和应对国际诉讼的费用和机会成本”，禾赛科技同意向Velodyne 支付和解费用，包括一次性的专利许可补偿费及后续按年支付的专利许可使用费。该协议有效期限至 2030 年2 月 26 日，在协议有效期内，双方承诺不再针对旋转式激光雷达领域向对方提起任何专利诉讼。

 

该协议有效期届满时，禾赛科技在美国被 Velodyne 指控侵权的旋转式激光雷达相关专利的保护期亦将届满，Velodyne 也将无法依据该专利继续指控使用人侵权。也就是说，此次和解不仅包括了和解费，还包括了未来 10 年一揽子的专利许可费。而这些和解费与许可费的基础都是 558 号专利，直到该专利期限届满为止。对于禾赛科技来说，虽然支付了高额的许可费用，但是在协议期间禾赛科技可以不用费时费力进行诉讼，并且在 10 年之内都不会被 Velodyne 在相关领域起诉。在如今，自动驾驶行业正处于高增长阶段，禾赛科技可以致力于在3D 传感应用市场进行多样化发展。从某种意义上来说，禾赛科技赢得了此次博弈的胜利。

 

我国当事人一旦发生和美国有关的知识产权纠纷，如果是想直接进行法院诉讼，由于跨国关系，当事人有必要先了解美国的基本诉讼制度以及相关费用。根据不同的诉讼类型，在具体诉讼时效的长短上，各州有所不同。例如，在纽约州违约之诉的时效长达 6 年；而在加利福尼亚州，书面协议违约的诉讼时效为 4 年，口头协议违约的诉讼时效则为 2 年。而这种漫长的诉讼时效还不包括因为各种原因延误审判的情况，这就会产生大笔无法预测的费用。因此，禾赛科技以“考虑到发起和应对国际诉讼的费用和机会成本”为由提起和解是合理且明智的。

 

在该案中，Velodyne 不仅在美国加利福尼亚北区联邦地方法院对禾赛科技提起了诉讼，还在美国国际贸易委员会启动了侵权指控，请求针对禾赛科技的有限排除令。有限排除令为美国 337 调查的救济措施，排除令是 337 条款中最重要也是最具威慑力的处罚措施，由美国海关执行，禁止被列入申请书的外国企业的侵权产品进入美国市场。因此可以认为，美国 337 调查的介入也是促进此次专利侵权纠纷迅速落幕、达成和解的原因之一。

 

337 调查是美国国际贸易委员会根据申请人（原告）的请求来调查被告是否存在违反 337 条款的行为。[1]337 调查案件的审理速度相比于美国联邦地方法院知识产权案件的审理速度要快许多，平均在 12 — 18 个月就会有最终的决定。一旦被判定违反 337 条款，美国国际贸易委员会便能够颁布排除令，禁止被告向美国进口侵权产品，并且还可发出禁止令，对已经进口到美国的侵权产品限制其进一步流通与销售。救济措施没有确定的有效期，除非美国国际贸易委员会认为侵权情形已不存在，否则排除令可在涉案知识产权有效期内一直执行。对于美国企业来说，只需向美国国际贸易委员会进行申请并证明侵犯自己专利权即可；而对于中国企业来说，证明没有侵权则非常复杂，并且留给中国企业的时间也很短。337 调查一般时间仅为 12 — 18 个月，一旦败诉，该企业商品将会被禁止进入美国，不仅该企业会受到损失，有关的上下游企业也会受到损失，即使中国企业胜诉，也要支付昂贵的成本。而大部分的中国企业都缺乏相关人才与准备，往往在面对 337 调查的时候极其被动。调查显示，中国企业应对 337 调查的胜诉率很低，在所有的处理结果中，中美双方更多采取的是和解的解决方式，还有很多企业直接不应诉，放弃美国市场。基于此种情况，禾赛科技与Velodyne 最终化干戈为玉帛也不失为双赢的事情。

 

面对国际诉讼与美国 337 调查和解是否为最优方案？答案是否定的。虽然上述案件因为和解取得了好的效果，但是不代表我们面对所有的国际诉讼和 337 调查都应该选择和解的方式。我们要有主动出击、保护自身知识产权的意识，应该从被动应诉向主动出击转变。

 

首先，中国企业要积极应诉，避免被认定为缺席被告。一旦被告在初裁中被认定为缺席被告，则将被视为其放弃所有出席、送达文件和抗辩的权利。原告往往会发起即决裁决（简易裁决）申请以尽快获得调查结果。在被告缺席的情况下，若无相反证据，原告所主张的事实将被推定为真实的，该推定将极大程度降低原告的举证义务。其次，可以合理利用程序规则，向原告施加压力。例如，作为美国国际贸易委员会提供的一种快速的证据开示、事实查明和裁决机制，“百日程序”（100-day proceeding）旨在优先解决 337 调查程序中是否符合“国内产业要求”、专利是否有效等前置性问题。通过合理利用 337 调查的程序规则，该程序授权行政法官在案件开始后 100 日内对具有决定性影响的事项进行裁决。中国企业通过合理利用“337 调查”的程序规则，由此向原告施加压力，可能实现迫使原告撤诉或和解等目的。再次，337 调查的原告需要举证证明满足“国内产业要求”，国内产业要求包括“技术要件”和“经济要件”两个部分。[2]关于“技术要件”，对于每件声称被侵权的专利，原告均需证明其所提供的产品已实施其所主张专利的至少一项权利要求。关于“经济要件”，原告须证明对于每一件其所主张的专利，美国国内均在“工厂和设备”、“劳动力和资本”或“对于专利的开发”方面存在“实质性的”投资。因此作为被告可以通过证明原告的证据不足以证明其满足“国内产业要求”而获得有利判决。最后，企业在研发过程中，要注重加强知识产权管理体系建设，对于创新成果或使用的商标及时申请专利、注册商标等保护。同时，在产品出口前了解出口目标国境内知识产权法律制度和管理体系，自主完成该国相关知识产权、相似企业及类似产品检索，确定不存在知识产权冲突后再出口，以免诉累。

 

 

（一）化专利侵权纠纷为合作

 

从以上的介绍可以看出，禾赛科技和 Velodyne 在此次专利侵权纠纷案中速战速决，用和解和许可的方式解决了纠纷。中国企业与国外跨国企业竞争是全面的竞争，跨国企业不仅有市场竞争的经验，而且也有格外丰富的诉讼经验和技巧。中国企业和企业家应该对此给予高度的关注，在面对专利侵权纠纷时，不是只有侵权诉讼这一个选项。侵权诉讼往往费时费力，可能我们在花费了很多财力、物力之后得到的结果仍然是不理想的。这时化专利侵权纠纷为合作是一个很好的解决办法。

 

一方面，在专利侵权纠纷中如果被指控侵权人发现自己确实存在侵权行为，需要继续使用专利技术，为了避免可能输掉侵权诉讼而面临更大的损失，可以与专利权人协商签订实施许可协议并达成解决方案。另一方面，在专利侵权纠纷中如果被指控侵权人不一定构成专利侵权，但由于专利侵权诉讼费时费力，为了尽快结束纠纷，被指控侵权人可以从第三方购买专利。以此为筹码，与原告诉称的侵权专利达成交叉许可从而解决侵权纠纷。

 

（二）强化我国企业应对 337 调查的能力

 

在“中国崛起”与“美国优先”的大国竞争下，337 调查扩大了中美在知识产权领域的摩擦风险。从立法背景来看，337 调查是带有浓厚贸易保护主义色彩的贸易工具，实质是为了保护美国国内产业。美国为了符合国际规则，未来更有可能利用贸易保护较为隐蔽的 337 调查来打压我国有希望获得领先地位的领域。面对来势汹汹的 337 调查，首先，要加强重点产业知识产权在美布局能力，在美国拥有可与之抗衡的知识产权才能增加竞争的主动权。增强企业在美国的知识产权布局意识，加大宣传知识产权产生的经济效益，鼓励企业主动在美国布局知识产权。同时，拓宽知识产权布局渠道，对于美国已经布局完善的技术领域，企业通过许可或收购的方式获得高价值知识产权，增加与美国企业的竞争筹码。其次，我国可以构建应对 337 调查的服务体系，加速企业国际化发展。为了使企业能更加积极地应对 337 调查，该服务体系具体可以有以下几个功能。（1）预警：建设预警防控平台，提升美国 337 调查的预警能力；（2）援助：在企业遭遇美国337 调查时提供援助；（3）反馈：建立针对遭遇美国 337 调查的企业的跟踪反馈通道，鼓励被调查企业加强自主创新，发挥美国 337 调查的“学习效应”。最后，我国企业要进行知识产权的战略布局，熟悉 337 调查规则，储备相关的法律人才，建立相关的关系网络。由此，我国企业才能在外国的地盘，利用外国的法律，保护自己的利益。

 

[1]金桢烨 . 美国涉华非关税贸易壁垒分析及应对措施：以 337 调查为例 [J]. 产业创新研究，2022 (23) ：105-107.

[2]郭以君 . 我国进口贸易知识产权保护的困境和制度完善 [D]. 成都：西华大学，2020.
 

来源：杭州知识产权保护中心《海外知识产权纠纷应对典型案例评析》