（一）案例信息

 

司法管辖：英国

 

审理机关：英国高等法院

 

案例编号：HP-2020-000037

 

审理法官：Justice Mellor

 

知识产权类型：专利

 

纠纷类型：侵权纠纷

 

重点产业：汽车电池技术

 

起诉日期：2020 年 10 月 21 日

 

判决日期：2022 年 7 月 30 日

 

审理结果：双方达成和解，飞利浦撤诉

 

（二）涉案知识产权信息

 

3G、4G 标准必要专利。

 

（三）涉案当事人信息

 

原告：Koninklijke Philips N.V.（荷兰皇家飞利浦电子公司）

 

被告：Xiaomi Inc.（小米公司）等

 

 

飞利浦曾经涉足手机全产业链，包括搭建基础网络设施、芯片及手机，因此积累了大量通信方面的专利。自 2007 年飞利浦将手机业务出售给中国电子信息集团（CEC）后，它在 3G、4G 标准必要专利的研发投入几乎停止，仅靠标准必要专利收取许可费。自 2020 年底开始，飞利浦和小米在印度、英国、德国、荷兰、西班牙等多个国家或地区就 3G、4G 标准必要专利纠纷诉诸法庭。

 

在英国的诉讼，飞利浦使用 4 项专利指控小米侵权并要求英国法院宣布飞利浦提供的许可条款是 FRAND 的。小米认为飞利浦没有提供符合 FRAND 原则的许可，飞利浦违反了总部位于法国的欧洲电信标准协会（ETSI）制定的《知识产权政策》。欧洲电信标准协会发布的知识产权政策适用法国法律，因此，小米在法国巴黎司法法庭对飞利浦提起了诉讼，并寻求法国法院确定飞利浦和小米之间的 FRAND 授权条款。在这起英国法院的诉讼中，小米提出了管辖权异议，请求确认英国法院的管辖权或者中止审理案件，以支持小米在法国提起的诉讼；飞利浦则更倾向于由英国法院来判决费率。

 

下文主要介绍英国法院对专利侵权管辖权争议的解决，来探讨“涉及该案的专利侵权管辖权问题”以及“专利侵权管辖权与 FRAND 许可费率管辖权的关系问题”。

 

（一）双方纠纷的过程

 

2016 年，飞利浦与小米通信有限公司联系，希望使小米获得飞利浦手机专利组合的 FRAND 许可。飞利浦随后与北京小米软件技术有限公司根据一份保密协议进行了谈判。该份保密协议多次被延长，直到 2020 年 6 月到期，双方仍未就 FRAND 许可达成一致意见。飞利浦的理解是，就飞利浦与北京小米软件技术有限公司的谈判而言，北京小米软件技术有限公司是代表整个小米集团进行谈判的，因此，该公司认为小米没有达成许可协议的意愿。

 

2020 年 10 月 21 日，飞利浦在英国起诉小米旗下的 4 家公司侵权。

 

2020 年 10 月 26 日，飞利浦的申请获得了法院的许可，除了小米英国公司，英国法院还将为英国管辖范围外的被告提供“送达服务”。该许可命令是在一场听证会之后作出的。在这场听证会上，法官还考虑并批准了飞利浦的“临时反反禁诉令”申请。这个“临时反反禁诉令”的目的是用来限制被告在中国启动诉讼，以防止英国法院的管辖权受到阻碍。英国法院进一步发布了一项命令，宣布小米英国公司被视为于 2020 年 11 月 2 日被送达。小米英国公司于 11 月 16 日提交了送达服务确认。

 

2020 年 11 月，小米声明其计划挑战法院的管辖权，并于 2020 年 11 月 30日发出了申请。

 

小米在英国抗辩的同时，也着手在别的地区对飞利浦进行主动出击。2020年 11 月 30 日，小米集团的多家公司，包括在英国诉讼中的被告小米英国公司，在法国对飞利浦和欧洲电信标准协会提起了诉讼；小米基于飞利浦对欧洲电信标准协会承诺的影响和违反，主张依照法国法律适用欧洲电信标准协会的规则，指出小米和飞利浦之间已经存在一个专利许可协议，只是许可价格还没有确定。小米要求法国法院：（1）宣布小米已经拥有飞利浦的标准必要专利许可；（2）命令飞利浦根据飞利浦向欧洲电信标准协会提交的声明，与小米就该许可的条款进行谈判，包括 FRAND 许可费率；（3）或者，如果双方不能在 2 个月内就 FRAND 许可费率达成协议，则由法国法院设定该费率的条款；（4）在另一种备选方案中，如果 6 个月内未确定该费率，则命令欧洲电信标准协会更改标准，使飞利浦的标准必要专利不再是标准必要专利。

 

2021 年 2 月，法国法院承认其对涉及欧洲电信标准协会的 FRAND 许可诉讼具有管辖权。2021 年 4 月，飞利浦对法国法院发起管辖权异议。2021 年 12 月初，飞利浦的管辖权异议被法国法院驳回，法国法院再次确认了自己对全球许可费率的管辖权。其中一个理由是，法国法院认为欧洲电信标准协会的总部设在法国南部的尼斯。

 

（二）双方陈述

 

在英国诉讼中，飞利浦方面主张小米不是自愿被许可方，因此要求英国法院通过判决的方式来认定小米侵权。飞利浦就未来的被许可方获得 FRAND 许可所必须达到的条件进行了陈述：（1）未来的被许可方必须表示愿意根据欧洲电信标准协会《知识产权政策》第 6.1 条获得原告相关知识产权的许可；（2）未来的被许可方必须善意地协商、同意并履行 FRAND 原则的许可；（3）未来的被许可方必须按照该领域公认的商业惯例行事。

 

小米认为自己是自愿被许可方，英国没有管辖权，且该案与康文森无线许可有限公司（以下简称“康文森”）诉华为的判例[1]存在明显的不同，英国法院不应当使用康文森诉华为的判例来类推自己对该案具有管辖权（但英国法院提出了不同意见，裁定自己拥有管辖权）。

 

（三）英国法院引用康文森诉华为案来说明对于这起专利侵权纠纷，自己有管辖权在判决书中，英国的法官回顾了康文森诉华为案：

 

2017 年 7 月，康文森在英国起诉华为专利侵权，请求法院认定其提出的全球许可要约符合 FRAND 原则，如果法院认为不符合 FRAND 原则，则请求法院裁定 FRAND 许可费率，并寻求禁令以阻止华为侵权行为。

 

华为则认为，英国法院对康文森的域外专利的有效性不具备管辖权，英国法院受理案件违背国际私法上的方便法院原则。华为据此提起管辖权异议。

 

2018 年 4 月 16 日，英国法院驳回了华为关于司法管辖权的异议。华为对有关管辖权的裁决提起上诉，后英国上诉法院于 2019 年 1 月 30 驳回了该上诉。在该案中，英国法官引用康文森诉华为案来说明在英国法中，一旦专利权人确定专利权有效并被侵犯，他（指专利权人）就有初步权利通过禁令来防止其财产权进一步受到侵犯。

 

法官引用康文森诉华为案，将专利权的属地性质与欧洲电信标准协会的FRAND 原则的相关立场进行了对比。法官承认欧洲电信标准协会提供全球许可符合 FRAND 原则，认为该原则应当像该组织所公布的标准一样具有国际效力。但法官也认为，欧洲电信标准协会没有义务检查被宣布为标准必要专利的专利实际上是否是必要的，欧洲电信标准协会也没有义务对任何此类专利的有效性或状态作出判断。欧洲电信标准协会将决定权留给相关各方，如果他们愿意，可以通过法院诉讼程序或其他争端解决办法来解决专利有效性的问题。英国法院引用康文森诉华为的案例说明：关于专利的有效性和是否侵权的问题，应该由专门对该专利有管辖权的司法辖区来确定。

 

（四）英国法院认为，FRAND 原则不影响英国法院审理该案或者是发出禁令

 

首先，英国法官认为，“所选专利中的某项专利的 FRAND 原则更适合由其他司法辖区来审理”不能成为不在专门监管所选专利的执行的司法辖区审理专利有效性和是否侵权的理由。

 

其次，禁令和 FRAND 原则之间不存在冲突。英国法院引用康文森诉华为案，认为如果标准必要专利的专利权人就其在一个司法管辖区拥有的标准必要专利对当地的实施者提起侵权诉讼，并证明其合理性，则可能会出现两种结果。第一种情况是，如果证据表明，处于当事人地位的自愿许可方和自愿被许可方有意愿在该司法管辖区获得符合 FRAND 原则的许可协议，但标准必要专利的专利权人拒绝向被许可方（实施者）提供这样的许可协议，那么法院不应该发布禁令。第二种情况是，如果实施者拒绝接受该司法管辖区的符合 FRAND 原则的许可协议，那么标准必要专利的专利权人可以向法院申请发出禁令，以限制进一步的侵权行为。

 

如果证据表明，处于当事人地位的自愿许可方和自愿被许可方有意愿确立一个全球 FRAND 许可协议，那么该许可协议需要符合行业惯例，且不会具有歧视性；但如果标准必要专利的专利权人拒绝向实施者授予该许可协议，那么该禁令申请应再次被驳回。

 

最后，英国的既定判例强化了这一点，即不存在标准必要专利的专利权人单方面的 FRAND 声明或 FRAND 救济。

 

（五）英国法官阐述了对在中国法院审理和法国法院审理该纠纷的看法

 

英国法官认为至少在各方没有达成协议的情况下，中国法院没有管辖权去确定全球 FRAND 许可协议的条款。

 

英国法官对小米为什么认为法国更适合审理这个案件作了推测，小米还没有确定飞利浦将能够在这个法国诉讼中提出什么主张。

 

英国法官认为，法国法院是否会实际决定 FRAND 许可协议的条款，仍存在很大的不确定性；法国法院很有可能指示各方自行谈判条款和 / 或任命一名专家确定条款。因此不能确定法国法院的判决一定会影响到英国法院的判决。[2]

 

 

（一）标准必要专利的矛盾属性给专利权人及实施者带来的困难

 

以通信行业为例，具有竞争关系的制造商生产的基础设施和设备需要相互通信，手机需要可供携带，消费者从一个司法管辖区到另一个司法管辖区都可以使用他携带的手机。然而，专利权的两个属性阻碍了这一发展：其一，专利权人的表面权利是通过强制令禁止在专利权所属国家管辖范围内使用其专利，这有可能扰乱使用该专利的设备的全球市场；其二，专利垄断的国家性迫使那些在寻求保护其垄断地位的专利权人在明显对其有利的国家的法院提起诉讼。

 

专利权的这两个属性使得专利权人要保护一项在另一个国家制造的设备中使用、在许多国家销售并为全球消费者使用的专利是有一些难度的；而由于利益的驱动，专利权人往往会要求过高的专利许可费，给相关标准的使用和推广带来困难，不利于该行业的发展，导致标准代表的公共利益的实现受到阻碍。

 

（二）在该案中英国法院认定自身管辖权的原则和判例基础

 

英国法院在处理管辖权问题时有一条原则是有效性原则。所谓有效性，就是指管辖权的实际可行诉讼场合，被告于诉讼提起时身处英国，则英国法院有可能对他实施合法的诉讼程序；有些案件的被告虽不在英国，但只要能对该人送达传票，则也可以确定英国法院的管辖权。因此英国法院和英国媒体均强调了小米确认收到传票，由此英国诉讼就变成了可能有效的诉讼。

 

另外，英国既有的标准必要专利纠纷相关判例包括华为与无线星球国际有限公司之间、华为与康文森之间、中兴与康文森之间的案件。

 

（三）英国法院对专利实施者进行 FRAND 抗辩的看法

 

在英国的法官看来，标准必要专利权利人与欧洲电信标准协会之间形成第三方利益合同，标准必要专利权利人作出的 FRAND 许可承诺有拘束力。但这仅仅能表明：如果专利权人拒绝签订符合 FRAND 原则的许可合同，法院可以拒绝其请求侵权禁令的救济；如果被许可方拒绝签订符合 FRAND 条款的许可协议，法院应给予专利权人侵权禁令救济。但在专利侵权案例中，不存在 FRAND 声明或FRAND 救济的独立权利。

 

（四）一国法院是否能裁判全球许可费率还存在争议

 

英国法院在这起侵权案件中确认了自己的管辖权，并在裁决书中提出自己将会在审判中解决许可费率的问题。小米则希望由法国法院来裁判全球许可费率。

 

目前，大部分学者、法院认为由一国法院来裁判全球许可费率是不合理的。最主要的理由就是这种做法违背专利权的地域性。基于专利权的地域性，专利权只能通过一国国内的法定程序产生，也只能通过国内的法定程序被认定为无效或者被侵权，一国法院无权对另一国的专利权作出评价。

 

但是笔者认为，小米希望由一国法院来裁判全球许可费率是可以理解的。从所有标准必要专利权利人的利益来考虑，如果法院拒绝裁判全球费率，标准必要专利权利人就无法正常收取许可费，因为只有标准必要专利权利人在一个国家提起诉讼，实施者才会被迫支付一个国家的许可费，这可能会增加实施者恶意拖延、拒绝支付许可费的风险。虽然如果向不同的国家提起诉讼，裁定的费率可能会有高有低，但是在双方合意的前提下，裁判的费率符合 FRAND 原则，那么对权利人和实施者就是有益的。而且各国法院为了实现提升自己国际话语权、获取更多诉讼收入等目的，在裁判质量、诉讼效率等方面可能会展开良性竞争，是值得鼓励的。

 

最重要的是一国法院裁判全球 FRAND 许可费率并不会侵犯别国司法管辖权。确定许可费率实际上不以判断专利有效性、必要性为前提，而且即使判断专利有效性、必要性是确定许可费率的前提，也可以先推定标准必要专利的有效性来进行费用的裁定，毕竟确定许可费率实际上是一项解决当事人之间合同争议的纯粹私法问题。

 

 

（一）充分协商

 

标准必要专利许可的时间、地域范围、费率等条件本质上是由市场决定的，当事人在充分谈判之后，为标准必要专利确定最符合其市场价值的许可条件。只有当事人经过充分谈判仍无法达成一致时，才通过诉讼解决争议。但是，当事人考虑到在不同国家法院裁判的全球 FRAND 许可费率差别可能很大，可能在尚未充分谈判的情况下抢先在对己有利的国家提起诉讼。在这种情况下，如何确定合理的费率就成了一个难题。

 

为了减少法律资源的浪费和提高效益，并且使市场能够充分发挥优先适配资源的作用，政策制定者应当进行标准必要专利谈判许可纠纷的研究和探索，以便鼓励标准必要专利许可费率纠纷的双方当事人进行充分协商，在协商不成的情况下，再将问题抛向法院。

 

（二）积极参与全球知识产权规则治理

 

目前来看，各国法院都已经开始积极地直接或者间接参与到裁判两个民事主体之间的全球 FRAND 许可费率的程序中，越来越多的专利权人或者实施者也开始寻求在一个国家的一起诉讼中确认全球的 FRAND 费率。由一国法院来合理地裁判全球 FRAND 许可费率，有助于提高标准必要专利纠纷的全球治理效率，因此各个国家的法院裁判全球 FRAND 许可费率案件的数量和质量，将成为当事人选择诉讼地的重要标准。因此，中国法院也不得不以积极的姿态参与这场竞争。

 

（三）强化自身标准必要专利许可费率谈判力

 

如今中国成为全球最大的 5G 市场，中国企业将在标准必要专利全球管理体系中具有不可估量的地位。在这种情况下，笔者认为，中国企业可以先强化自身标准必要专利许可费率谈判力。首先，中国企业应当增强企业自主科技研发创新能力，加大企业拥有自主知识产权的积累和全球范围内的知识产权保护，获得更多谈判筹码；其次，中国企业应当加强自身合规管理体系的建设，防范知识产权风险，在出现问题时有能力积极解决，也能避免被谈判的对方占据诉讼先机；最后，中国企业在谈判中应当更多地展现自己积极主动的态度。

 

[1]Unwired Planet v Huawei [2020] UKSC 37 at [60]。

[2]参见：https://www.bailii.org/cgi-bin/format.cgi?doc=/ew/cases/EWHC/Patents/2021/2170.html&query=(China)。
 

来源：杭州知识产权保护中心《海外知识产权纠纷应对典型案例评析》