（一）案例信息

 

司法管辖：英国

 

审理机关：英国高等法院

 

案例编号：HP-2020-000018

 

审理法官：Justice Meade

 

知识产权类型：专利

 

纠纷类型：侵权纠纷

 

重点产业：汽车电池技术

 

起诉日期：2022 年 5 月 19 日

 

判决日期：2022 年 8 月 4 日

 

审理结果：原告胜诉

 

（二）涉案知识产权信息

 

英国专利 GB2527858B。

 

（三）涉案当事人信息

 

原告：Shenzhen Carku Technology Co., Ltd（深圳卡儿酷科技有限公司）

 

深圳卡尔酷科技有限公司（以下简称“卡儿酷公司”）是汽车多功能应急启动电源解决方案供应商，2011 年成立于深圳，主要为客户提供便携式电池启动器。在海外，便携式电池启动器被称为 Jump Starters。通常来说，在长时间不启动或者在非常寒冷的天气下，汽车电池电量可能会流失，导致无法启动汽车发动机，因此用户可能需要这种便携式电池启动器为汽车提供启动电源。近年来，美国已经成为便携式电池启动器的单一最大市场。

 

被告：The NOCO Company（NOCO 公司）

 

美国 NOCO 公司是一家成立于美国俄亥俄州的公司，在便携式电池启动器领域有大约 50 件有效专利。

 

 

2022 年，卡儿酷公司向英国高等法院提出申请，请求撤销 NOCO 公司的英国专利 GB2527858B 的专利权；并声称 NOCO 公司向亚马逊投诉，可能导致卡儿酷分销商在亚马逊平台销售的产品下架，根据 1977 年《英国专利法》第 70 条，NOCO 公司对亚马逊进行的投诉是可起诉的专利侵权威胁。

 

涉案专利的权利要求 1 的内容如下：

 

一种用于起动车辆发动机的装置，包括：

 

内部电源；

 

具有正负极性输出的输出端口；

 

车辆电池隔离传感器，与所述正极性和负极性输出连接在电路中，被配置为检测连接在所述正极性和负极性输出之间的车辆电池的存在；

 

反极性传感器与所述正极性和负极性输出连接在电路中，用于检测连接在所述正极性和负极性输出之间的车辆电池的极性；

 

连接在所述内部电源和所述输出端口之间的功率 FET 开关；

 

微控制器，被配置为接收来自所述车辆隔离传感器和所述反极性传感器的输入信号，并向所述功率 FET 开关提供输出信号，使得所述功率 FET 开关被打开以将所述内部电源连接到所述输出端口；响应来自所述传感器的信号，指示在所述输出端口处存在车辆电池以及所述车辆电池的正极和负极端子与所述正极和负极输出的正确极性连接。

 

（一）GB2527858B 的专利权是否有效以及卡儿酷公司的产品是否侵权

 

卡儿酷公司为了达到 GB2527858B 被认定的目的提供了三份技术证据，分别是：

 

证据 1：美国专利 US20040130298A1；

 

证据 2：美国专利 US20130154543A1；

 

证据 3：一本由 Projecta 公司制作的入门手册。

 

卡儿酷公司提供了一名专家证人——里基茨教授。

 

NOCO 公司否认该专利无效，声称卡儿酷公司侵权，并提供了一名专家证人——米切森教授。

 

在一场听证会上，法官先是论证了双方专家证人的证言效力。

 

卡儿酷公司质疑米切森教授在该行业的直接经验不足以及对于创造性的理解不足。法官采纳了卡儿酷公司的观点，认为米切森教授的书面报告并没有清楚说明 NOCO 公司权利要求中的内容为什么不是显而易见的。米切森教授在书面报告中写明了现有技术中显而易见的东西，但没有明确指出为什么有必要改进现有技术以使权利要求 1 的技术方案达到出乎意料的技术效果。

 

NOCO 公司攻击卡儿酷公司的专家证人里基茨教授曾经看到过现有技术文件，因此里基茨教授可能犯了“事后诸葛亮”的错误。法官认为，虽然里基茨教授自己也承认曾经见到过现有技术文件，但是 NOCO 公司的一些解释观点显然是里基茨教授没有预料到的。因此法官认为，里基茨教授的证言虽然效力减弱，但并非完全不可信。

 

法官认为，权利要求 1 的技术方案的关键技术在于“车辆电池隔离传感器”和“反极性传感器”。在这个技术方案中，车辆电池隔离传感器是为了确保便携式电池启动器的两个极性输入、输出端口连接到了车辆电池上，反极性传感器是为了确保这两个极性输入、输出端口没有反接到车辆电池；另外，权利要求 1 的技术方案中还有一个技术点“FET 开关”。

 

法官认为，本领域普通技术人员普遍能够观察到便携式电池启动器在使用过程中可能会出现的两种安全问题。（1）短路：如果电池启动器没有接触到汽车电源就开始工作，那么电池启动器产生的电流将与汽车发动机缸体作用而产生强大的电感，对用户、汽车电池造成伤害；（2）反向极性：如果电路接反就开始了工作，那么也可能会对用户和汽车电池造成伤害。因此，本领域普通技术人员在涉案专利的申请日以前就有动机去设计一种能够解决上述两种安全问题的便携式电池启动器。

 

法官经过调查发现，市面上早就有诸多产品具有检测反向极性的能力，并能够区分几乎完全耗尽电能的车载电池和健康电池（本质上也就实现了隔离传感器的功能）。本领域技术人员有动机将之与之前的电池启动器进行结合，因此涉案专利的专利权很可能是无效的。

 

关于卡儿酷公司的产品是否侵权，法官注意到卡儿酷公司的大多数产品都不具备涉案专利的权利要求 1 的技术方案中具有的技术特征“FET 开关”，卡儿酷公司的产品大多数使用的开关是继电器。

 

NOCO 公司方面称在该技术情境下“继电器”和“FET 开关”可以认定为是等同的，即 FET 开关在应急启动电源应用场景下所具有的微弱优势，对于整个发明而言是不重要的，虽然发明书中提到了继电器，但主要是为了说明背景技术的技术方案。

 

卡儿酷公司方面称，既然 NOCO 公司明知继电器方案在本质上与 FET 开关的方案没有不同，在权利要求书中特意只选择了其中一个，那么等于放弃了另一个技术方案。

 

最终法官裁定：由于大部分卡儿酷公司的产品使用的开关是继电器开关，因此即便涉案专利有效，这部分产品也并不侵权。

 

（二）NOCO 公司向亚马逊的投诉是否构成“侵权威胁”

 

这是该案的另一个争议焦点。亚马逊平台有《亚马逊知识产权政策》，致力于为知识产权持有人提供保护和保障措施。根据这项政策，任何知识产权的所有者都可以通过其网站填写“侵权投诉模板”向亚马逊提出投诉。2020 年 1—7 月，NOCO 公司通过“侵权投诉模板”对相关的卡儿酷公司产品进行了多次投诉。NOCO 公司的“侵权投诉模板”提供了如下信息：（1）知识产权的类型；（2）市场（即国家）；（3）侵权的 ASINs（亚马逊标准识别号）；（4）专利号；

 

（5）专利类型（注意：有些国家既有外观设计专利又有实用新型专利）；（6）品牌名称。NOCO 公司还向亚马逊发出通知：这些 ASINs 对应的产品侵犯了其 GB2527858 的专利权，请求把这些 ASINs 对应的产品撤下。由于 NOCO

 

公司发出的通知，亚马逊将一些卡儿酷公司的产品从交易平台上撤下。

 

卡儿酷公司提出，NOCO 公司行使专利权的目的是限制第三方竞争。NOCO 公司和卡儿酷公司作为竞争对手，两者都通过亚马逊英国网站销售产品。当卡儿酷公司的产品停止销售时，NOCO 公司能够从中受益。

 

而 NOCO 公司则陈述了亚马逊选择将通知产品下架的原因。在 NOCO 公司的意见书中，亚马逊是抱着以客户为中心的态度来对待知识产权侵权的。NOCO公司指出了亚马逊知识产权政策中的几句话（例如，“亚马逊致力于为客户提供地球上最广泛的商品选择，并创造令人惊叹的客户体验。亚马逊不允许侵犯品牌或其他权利所有者知识产权的商品上市”）和亚马逊的“品牌保护报告”，阐述了亚马逊的打假努力；NOCO 公司认为亚马逊将自己视为知识产权的裁定方和执行者，而不是潜在的侵权者和被告。因此，NOCO 公司认为自己通过侵权投诉的形式向亚马逊发出的通知并不应当被视为威胁，而是“为其网站实现零知识产权侵权的以客户为中心的目标提供了一点便利”。

 

法官经过调查后指出，NOCO 公司向亚马逊发出投诉主张相关产品侵害其专利权，并呼吁采取行动终止所谓的侵权行为，这种行动一般会被认为是典型的“侵权威胁”。NOCO 公司如果打算用亚马逊的知识产权政策来为自己辩解，就同时必须证明，亚马逊在回应任何专利侵权主张时会自动撤下平台上的产品，而不考虑亚马逊自己的法律立场——这样才能说明亚马逊并不觉得自己受到法律诉讼的威胁，因为亚马逊对相关专利侵权主张作出的回应是由自己的政策预先决定的。法官根据亚马逊只驳回了 NOCO 公司对卡儿酷公司的 30％投诉的事实，认定亚马逊一定是在受到侵权威胁的情况下作出了权衡。

 

最终，法官得出结论：NOCO 公司向亚马逊的投诉，是“如果亚马逊不将卡儿酷公司的产品下架，则将对亚马逊提起专利侵权诉讼”的侵权威胁。

 

 

（一）何为知识产权侵权威胁之诉

 

在该案中，我们可以看到，卡儿酷公司在收到亚马逊的下架决定后，向英国的专利法院起诉了 NOCO 公司，指控 NOCO 公司向亚马逊发出的侵权投诉构成侵权威胁，即卡儿酷公司发起了侵权威胁诉讼。

 

侵权威胁诉讼是指正在或者准备实施某种涉嫌侵犯他人知识产权行为的人，受到知识产权权利人发出的侵权警告，或者未受警告但对是否侵害他人知识产权存有疑虑，并以合理方式向权利人提供了相关的技术资料和信息请求确认不构成或者不会构成侵权未果的，为结束或者避免侵权争议，减少损失，而主动向法院起诉，请求确认不侵犯权利人知识产权，乃至对因受权利人警告而遭受的损害请求赔偿而引发的诉讼。

 

（二）英国的专利无效制度

 

卡儿酷公司还向英国法院直接提起了专利无效程序。在英国，专利无效的请求可以向英国知识产权局或法院提出。对于法院系统而言，仅有高等法院专利法庭、知识产权企业法庭可以受理该请求。英国知识产权局在专利无效案件中具有与高等法院法官相同的取证及证据调查的权力。[1]

 

法院在处理专利无效案件时，可以发布英国知识产权局局长已经发布过的任何命令，或者行使英国知识产权局局长行使过的其他权力。如果专利无效案件由法院受理，在审理过程中，绝对禁止未经法院许可即向英国知识产权局局长另行提起相关专利的无效宣告请求。专利侵权案件的被告若提出专利无效抗辩，可直接在审理专利侵权案件的一审专利法庭或知识产权企业法庭一并解决，该审理法庭有权宣告专利无效，判决之后通知英国知识产权局即可。

 

若申请人不服英国知识产权局关于无效问题的决定，可以向专利法庭起诉；依旧不服专利法庭的裁决时，可向高等法院大法官庭、上诉法院民事庭上诉。[2]

 

（三）该案中大部分卡儿酷的产品不侵犯 NOCO 公司专利权

 

在大部分情况下判断两个技术特征构成等同特征，必须同时满足技术手段、功能和效果基本相同，并且这两个技术特征之间的替换是容易联想到的这四个条件，任一条件不满足，则不构成等同特征。

 

如果专利权人在专利说明书中公开了某个技术方案，但没有将其纳入权利要求的保护范围，则该技术方案应被视为捐献给了公众，专利权人在主张专利权时不得试图通过等同原则等将其重新纳入权利要求的保护范围。此即捐献原则。

 

（四）英国法院关于通过在线知识产权投诉门户网站进行所谓侵权诉讼威胁的判例

 

《英国专利法》第 70 条是判定侵权诉讼威胁的基础，其对“侵权诉讼威胁”的定义如下：

 

（1）如果处于接收人地位的理性人能够从通信中了解到下述内容，则通信包含“侵权诉讼威胁”

 

（a）专利存在；

 

（b）一个人打算通过下列行为对另一个人提起专利侵权诉讼（无论是在英国的法院还是在其他地方的法院）：（ⅰ）在英国实施的行为；或（ⅱ）如果实施，将在英国实施的行为。

 

（2）在本条和《英国专利法》第 70C 条中对“收件人”的提及，在针对公众或部分公众的通信中，包括对通信对象的提及。

 

在该案中，NOCO 公司承认在有关卡儿酷投诉时使用了亚马逊的知识产权程序对亚马逊陈述了专利的存在，但辩称向亚马逊英国站发送的通知不构成“侵权诉讼威胁”。

 

亚马逊平台一直都提供侵犯知识产权的投诉机制。如果有人认为在亚马逊提供了侵犯专利权的商品，可以通过投诉模板提供专利权信息和商品信息进行投诉。如果亚马逊确定这些产品可能侵权，则会下架商品。

 

在该案中，法官引用了 ebay 的案例。ebay 提供了一个名为 VeRO 的项目，这是一个旨在帮助知识产权所有者维护自己权利的项目。ebay 网站上显示VeRO 表示已验证的权利所有者，还显示该项目显然包括代表各种知识产权类型的超过 10000 家公司和个人。VeRO 旨在促使 ebay 迅速作出反应，下架权利人投诉的产品，因为根据 VeRO 项目的侵权通知，这些产品涉嫌侵权。但是，ebay 和 VeRO 并不核实侵权指控，因为它们并不是司法机构，其没有资格这样做。在被引用的这个案例中，虽然 ebay 方面当时承认自己在处理投诉并下架的整个过程中并不会害怕自己被起诉专利侵权，法院还是认定投诉者发给 ebay 的通知构成了侵权威胁。

 

基于上述案例的判决结果，并且综合考虑亚马逊在接到通知直到下架部分商品之间的纠结过程甚于 ebay，法官认为 NOCO 公司对亚马逊进行的投诉构成可诉讼的侵权威胁。

 

 

（一）企业遇到类似侵权投诉，要积极回应

 

如果不回应，像亚马逊这样的平台一般就认定侵权成立，可能会立即下架商品，这对卖家来说将会产生巨大的经济损失。因此必须通过积极的回应防止平台下架商品，争取与竞争对手的沟通时间。

 

（二）根据竞争对手的目的，优化纠纷解决方式

 

通过积极沟通，卖家要知道专利所有人 / 竞争对手向平台发起投诉的真实目的：是确实就要下架产品，还是只想“敲诈”一笔和解费。在卡儿酷公司和NOCO 公司这种长期存在竞争关系和专利纠纷的情况下，卡儿酷公司在充分把握证据时，主动发起了诉讼，并且也取得了阶段性的胜利。但是，综合考虑律师费、诉讼费、时间投入、和解费等，企业还是可以根据专利所有人的目的来尽量找出对自己利益最大化的方式。

 

（三）积极评估投诉者 / 竞争对手的专利质量

 

当不幸被投诉时，尽可能对投诉者的专利进行专利无效性检索。只要能够找到充足的证据材料、充分公开证据的细节并详细说明理由，就有与投诉者和解的可能。

 

（四）进军海外市场前，加强知识产权布局

 

企业应提升创新研发能力，加强海外知识产权布局，通过建立专利组合形成防御性技术壁垒，提高在纠纷中和解或交叉许可的谈判能力和议价力；同时在出海前也需做好专利风险排查工作，提前对现有技术进行检索和分析，对于风险专利进行技术规避或许可交易谈判。

 

[1]黄晓稣，陈静怡 . 英国知识产权审判体系 [J]. 科技与法律，2015（1）：62-89.

[2]刘民选 . 专利无效宣告制度的法律研究 [D]. 上海：复旦大学，2008.
 

来源：杭州知识产权保护中心《海外知识产权纠纷应对典型案例评析》