（一）案例信息

 

司法管辖：美国

 

审理机关：美国加利福尼亚中区联邦地方法院、美国得克萨斯东区联邦地方法院

 

案例编号：8:14-cv-00341、2:14-cv-00667

 

审理法官：James V. Selna、James Rodney Gilstrap

 

知识产权类型：专利

 

纠纷类型：侵权纠纷

 

重点产业：通信技术

 

起诉日期：2014 年 3 月、2014 年 6 月

 

判决日期：2017 年 12 月、2015 年 5 月

 

审理结果：重新确定许可费率

 

（二）涉案知识产权信息

 

涉案的爱立信专利共有 100 —— 150 件，是实施 2G、3G、4G 蜂窝网络通信标准所必要的专利。爱立信公司与其他无线领域创新者共同向欧洲电信标准协会（ETSI）承诺将会基于 FRAND 条款授权其专利，这一承诺也是使其专利成为标准一部分的交换条件。

 

（三）涉案当事人信息

 

1. TCL Comm. Technology Holdings（TCL 科技集团股份有限公司）等

 

TCL 科技集团股份有限公司（以下简称“TCL 公司”）成立于 1982 年，总部位于中国广东惠州，主要从事研究、开发、生产、销售半导体、电子产品及通信设备、新型光电、液晶显示器件等业务。

 

2. Telefonaktiebolaget LM Ericsson（爱立信公司）等

 

爱立信公司于 1876 年成立于瑞典首都斯德哥尔摩。该公司已从早期生产电话机、程控交换机，发展为大型移动通信设备商，业务遍布全球 180 多个国家或地区，是全球领先的提供端到端全面通信解决方案以及专业服务的供应商。爱立信公司还是移动通信标准化的全球领导者之一。

 

 

（一）初始合作及谈判过程

 

2007 年，TCL 公司在 2G 领域获得爱立信公司为期 7 年的许可。

 

2011 年，TCL 公司与爱立信公司就 3G 许可进行谈判。

 

2013 年，TCL 公司与爱立信公司开始商谈 4G 专利许可，爱立信公司起初在 4G 手机领域要求的许可费率为 3%。此后，爱立信公司两次调整许可费率，但都未达到 TCL 公司要求。

 

（二）诉讼过程

 

2012 —— 2014 年，在双方谈判期间，爱立信公司先后在法国、英国、巴西、俄罗斯、阿根廷、德国等国家就 TCL 公司侵犯其标准必要专利发起 11 起诉讼。

 

2014 年 3 月 5 日，TCL 公司就爱立信公司在通信标准必要专利组合的许可谈判中违反 FRAND 承诺，在美国加利福尼亚中区联邦地方法院提起该案（合同违约）诉讼，请求法院就爱立信 2G、3G、4G 标准必要专利组合裁决设定一个

 

FRAND 费率。

 

2014 年 6 月，爱立信公司在美国得克萨斯东区联邦地方法院起诉 TCL 公司侵犯其标准必要专利。

 

2015 年 5 月，TCL 公司向法院申请在该案 FRAND 问题解决之前，禁止爱立信公司就 2G、3G、4G 标准必要专利起诉 TCL 公司侵权。法院同意了 TCL公司该项申请。

 

2017 年 12 月 22 日，美国加利福尼亚中区联邦地方法院判决认定爱立信公司所提出的许可方案不符合 FRAND 原则，并按照爱立信公司所要求的许可费率的约 1/4（以 4G 基础专利为例）确定了 TCL 公司应当支付的许可费率。

 

（三）关于 FRAND 原则

 

爱立信公司提供给 TCL 公司的许可费率报价与其从境况相似的被许可人处接受的费率差异“过于悬殊”。

 

关于“境况相似”，法院认为 TCL 公司和苹果、三星一样具备全球覆盖性。

 

关于“过于悬殊”，法院认为被许可人之间应当允许一定量的歧视，但爱立信公司向 TCL 公司的报价已经过分到足以伤害 TCL 的竞争能力了。

 

将苹果、三星等大型生产商排除在分析之外，可能有隔离它们的效应，并且通过给并不处于市场高端的生产商强加高费率为大型生产商设置一道屏障，会进一步强化后者的支配地位。爱立信公司把苹果和三星单独考虑，仅仅是因为这些公司规模大、利润最多，让这些公司自成一类，使得“禁止歧视”没有了意义。

 

 

（一）关于标准必要专利费率的计算

 

1. 关于爱立信公司对 TCL 公司的许可费报价

 

（1）法院认为按照每部手机支付许可费不符合行业及爱立信公司的通常做法。

 

（2）爱立信公司主张的封顶和保底费只是商讨而来的结果，并未对是否公平合理进行过任何分析。

 

2. 关于费率计算方法

 

爱立信公司提出了 ex-standard 方法，即每件标准必要专利，无论其涵盖何种技术，其价值均通过被纳入标准的价值单独估计。TCL 公司则主张采取“自上而下”（Top-down）法，即估计实施 2G、3G、4G 标准真正必要的专利数量，以及爱立信公司专利在其中所占的比例，TCL 公司在该比例确定后，还要求根据爱立信公司的专利在标准中的重要性和贡献乘以一个权重。[1]

 

法院最终确定为：爱立信许可费 = 总许可费率 ×（爱立信拥有的有效标准必要专利数 ÷ 该标准必要专利总数）× 专利地区强度指数。

 

（1）总许可费率确定

 

法院确定总许可费率时，参考了爱立信公司和其他标准必要专利持有方在标准制定开始时的声明，这时候专利持有方为吸引更多用户，同时自身也是标准必要专利的使用者，此时建议的许可费率相对较公平。

 

（2）标准必要专利总数确定

 

法院根据 ETSI 数据库中的声明，再加上 Inpadoc 相应的同族专利，排除掉过期和无英文版本的专利，除去权利要求与相关设备完全无关的专利家族，再对剩余专利进行权利要求解读，最终确定标准必要专利数为：2G 标准 413 个专利家族，3G 标准 1076 个专利家族，4G 标准 1674 个专利家族。TCL 公司通过聘请供应商阅读这些专利，直接解读权利要求，除去明显的噪声，最后得到的标准必要专利数是：2G 标准 365 个专利家族，3G 标准 953 个专利家族，4G 标准1481 个专利家族。

 

（3）爱立信公司拥有的标准必要专利数及占有比

 

经专家对权利要求的分析，减去在许可期限中部分专利过期的影响，最终确定标准必要专利数量。

 

法院最终认定爱立信公司拥有的标准必要专利占有比例应当为4%——7.5%，与爱立信公司最初声称自己占有 25% 的标准必要专利相差甚远。

 

（4）确定专利地区强度指数

 

法院将全世界的专利强度指数划分为三个级别，美国专利强度指数为 1，欧洲为 0.722，其他地区为 0.549。

 

（5）法院承认无法确定一个适当的、富有精确严密性的 FRAND 许可费

 

但是鉴于案件审理中得到的大量高度一致的数据，法院认定，在美国，0.45%对于爱立信公司的 4G 标准必要专利组合为合适的 FRAND 费率。

 

法院将 FRAND 许可费率设定如下：

 

支持 2G GSM/GPRS/EDGE（但不支持 3G、4G）设备的费率：每部在美国销售设备为净售价的 0.164%，在欧洲销售设备为净售价的 0.118%，在世界其他地区销售设备为净售价的 0.09%。

 

支持 3G WCDMA/HSPA（但不支持 4G）设备的费率：每部在美国销售设备为净售价的 0.300%，在欧洲销售设备为净售价的 0.264%，在世界其他地区销售设备为净售价的 0.224%。

 

支持 4G 设备的费率：每部在美国销售设备为净售价的 0.450%，在世界其他地区销售设备为净售价的 0.314%。

 

3. 裁决结果

 

法院同时裁决 TCL 公司向爱立信公司支付 1640 万元美元，作为其 2007——2014 年的未经许可销售额的许可费用。该金额大大少于爱立信公司此前寻求的9700 万美元。[2]

 

（二）诉讼策略

 

该案判决为 TCL 公司赢得了一个较为公正合理的市场空间。在该案中，TCL 向公司美国加利福尼亚中区联邦地方法院提起诉讼，请求法院判决爱立信公司依 FRAND 原则对其发出要约并确定许可费率。庭审过程中 TCL 公司和爱立信公司各自依据不同的计算方法提出了两种方案。TCL 公司认为应当采用“自上而下”法，即先把整体的数额确定好，再确定个体的数据。合议庭法官最终以“自上而下”法和可比协议法相结合的方式得出最终费率，在美国，2G、3G 和4G 的许可费率分别为 0.16%、0.3% 和 0.45%，在欧洲和世界上其他国家 / 地区的许可费率更低。法院确定的许可费远低于爱立信公司的报价，对于 TCL 公司比较有利。法院对关于 FRAND 原则的解析和 FRAND 许可费率的确定，使得 TCL 公司在以后与爱立信公司等标准必要专利权利人的谈判中取得了一定的优势地位，也为 TCL 公司节省了大量的专利成本。

 

因此，TCL 公司在该案中所采用的应对策略是积极、主动地将对 2G、3G和 4G 技术许可费率的谈判转到了法庭，由法院作出关于许可费率的裁决，以争取对自身更为有利的结果。

 

四、经验启示

 

这是在标准必要专利许可领域中处于劣势地位的中国企业的一次重大突破，为中国企业参与国际专利竞争树立了标杆，并提供了有益的经验。

 

基于诉讼的时间成本、经济成本，诉讼结果的不确定性，判令的普遍适用性低等因素，中国企业要想增加在标准必要专利领域的话语权，就需要不断增加中国企业在标准必要专利池中的份额，甚至让中国由知识产权净进口国转变为净出口国。

 

中国企业在目前的专利许可中，应当增加对许可方及许可专利的全方位了解。该案胜诉的一个重要因素是，TCL 公司对爱立信公司涉案标准必要专利的各方面情况了解较为透彻，为后期诉讼思路和诉讼策略提供了极为重要的帮助。

 

诉讼是只是公司发展的一个手段，除了诉讼之外，中国企业也要尝试其他方面的路径。多手段多渠道才是公司在竞争领域的最终路径图。

 

对于国内其他企业的有益尝试，也应当进行借鉴。如华为在 2013 年 6 月向国家发展和改革委员会提起了针对 IDC 的反垄断调查，这起事件最终以 IDC 承诺取消向国内企业收取高额专利使用费结束。

 

[1]郭禾 , 吕凌锐 . 确定标准必要专利许可费率的 Top-down 方法研究：以 TCL 案为例 [J]. 知识产权，2019(2) ：58-68.

[2]参见：https://rbekkers.ieis.tue.nl/TCL_v_Ericsson_Decision.pdf。

 

来源：杭州知识产权保护中心《海外知识产权纠纷应对典型案例评析》