一、基本情况
(一)案例信息
司法辖区:美国
审理机关:美国国际贸易委员会
案件编号:337-TA-1119
审理法官:Dee Lord、Lisa Barton
知识产权类型:专利
纠纷类型:侵权纠纷
重点产业:新能源汽车和零部件
起诉日期:2018 年 5 月 7 日
判决日期:2020 年 4 月 30 日
审理结果:被申请人无违规行为
(二)涉案知识产权信息
原告博通公司持有的多项芯片通信专利,与汽车芯片行业高度相关,具体情况如表 16-1 所示。
(三)涉案当事人信息
申请人:博通公司(Broadcom Corporation,以下简称“博通”)
被申请人:
瑞萨(包括 Renesas Electronics Corporation、Renesas Electronics America Inc.)
先锋公司(包括 Pioneer Corporation、Pioneer Automotive Technologies, Inc.)
丰 田( 包 括 Toyota Motor Corporation、Toyota Motor North America, Inc.、Toyota Motor Sales U.S.A., Inc.、Toyota Motor Engineering & Manufacturing North America, Inc.、Toyota Motor Manufacturing Indiana, Inc.、Toyota Motor Manufacturing Kentucky, Inc.、Toyota Motor, Manufacturing, Mississippi, Inc.、Toyota Motor Manufacturing,Texas, Inc.)
松 下( 包 括 Panasonic Corporation、Panasonic Corporation Of North America)
电装(包括 Denso Ten Limited、Denso Ten America Limited、Denso Corporation、Denso International America、Denso Manufacturing Tennessee, Inc.、Denso Wireless Systems America, Inc.)
JRC(Japan Radio Co.,Ltd.)
(四)涉案产品
1. 丰田
丰田普锐斯汽车;86804-47330(普锐斯Ⅲ导航系统套件);86840- 06011(带 Wi-Fi 热点的凯美瑞导航系统);86804-0E280(汉兰达接收器);86804-08040(赛那导航装置);86804-02070(卡罗拉导航系统套件);86804-06180(凯美瑞接收器);86804-06100(凯美瑞导航系统接收器)。
2. 松下
松下主机,如 130105、104020、104069、50021 和 112905 部件;嵌入丰田的导航装置,如 86804-0E280(汉兰达接收器)、86804-08040(西耶那导航装置)、86804-07120(亚洲龙导航主机);松下 MN2WS0210A3UB SoC。
3. 电装
头部单元,例如 MMA00002、MM910406 和 MM100046,被纳入被告丰田的导航装置,包括 86804-06180(凯美瑞接收器)、86804-02070(卡罗拉导航系统套件)和 86804-06100(凯美瑞导航系统接收器)。
4. 瑞萨
R-Car H2 SoC、R-Mobile A1 SoC。
5. 日本无线电公司(JRC)
包含 CCA-700 模块的 JRC TS0072、JRC TS0066、JRC 7DLTS0103。
二、基本案情
(一)案件事实
该案是博通于 2018 年 5 月 7 日向美国国际贸易委员会申请发起的对丰田、瑞萨、松下、电装等数十家公司的 337 调查,[1]而此前博通已于 2017 年秋季向德国法院提起了对大众和奥迪的涉 18 件专利的诉讼。
欧日车企在此之前一直在防守非专利实施主体(NPE)的大规模诉讼,而没有料到是芯片制造商博通首先发起上述诉讼。回顾博通上一次作为原告发起诸多诉讼还是在 2010 年。
博通之所以发起这场专利猛攻,是因为其新任 CEO—陈福阳(Hock E. Tan)于 2015 年上台,也是因为博通此时被 Avago 收购。自从被强硬的成本控制高手陈福阳掌控以来,博通对其专利运营的手段明显更加激进:在 2016 年和 2017 年,它还起诉了包括索尼、亚马逊、联发科和 LG 电子在内的八家高科技公司。在汽车芯片领域,2015 年起博通就有了车载蓝牙、Wi-Fi 和 5G 芯片BCM89359、BCM89072 等产品并进行宣传。或许是因为销量收益没有达到预期,博通转而投向专利诉讼,一是为了收获专利许可费与侵权赔偿,二是为了争夺下游厂商客户,此外还能扩大自身产品的宣传。
博通在芯片领域专利布局完整,技术实力雄厚,技术涵盖服务器 / 存储网络、数字电视、移动通信、蓝牙、GPS 等多个领域,用于在家庭、办公室和移动环境中实现语音、数据和多媒体的有线和无线传输。截至 2022 年 8 月,博通 /Avago 在全球范围内拥有有效专利 1.37 万件,在美国的有效专利过万,其余主要分布在欧洲、韩国等国家和地区。自 2012 年起,博通加强了在中国的专利布局。通过 IPC 分类布局可以发现,博通在 H04L(数字信息的传输)、H04B(信息传输,包括监控和测试设备以及噪声和干扰的抑制和限制等)、G06F(电数字数据处理)和 H04W(无线通信网络)等领域具有较多的专利申请,占比分别为 36.6%、22.5%、15.6% 和 14.4%,基础半导体芯片技术(H01L,半导体器件)仅占比 4.7%,这反映出博通在通信领域整合了从芯片到产品应用的完整产业链。
2018 年 5 月 7 日,位于美国加利福尼亚州圣何塞的博通公司向美国国际贸易委员会提出 337 立案调查申请,主张对美出口、在美进口和在美销售的该产品侵犯了其专利权(美国注册专利号:6937187、8902104、7512752、7530027、8284844、7437583),请求美国国际贸易委员会发布有限排除令、禁止令。
2018 年 6 月 7 日,美国国际贸易委员会投票决定对特定信息娱乐系统及其组件以及包含该产品的汽车(Certain Infotainment Systems, Components Thereof,and Automobiles Containing the Same)启动 337 调查(调查编码:337-TA-1119)。
2020 年 4 月 30 日,美国国际贸易委员会发布公告称,对特定信息娱乐系统及其组件以及包含该产品的汽车作出 337 调查部分终裁:不存在侵权行为并终止案件。
(二)判决结果
该案最终博通败诉:2019 年 11 月 18 日,行政法官裁定被申请人无违规行为;2020 年 2 月 26 日,美国国际贸易委员会也维持原裁定,认定被申请人没有违反 337 条款。[2]
2020 年 6 月 25 日,博通不服关于美国国际贸易委员会对 US7437583B2 号专利和 US7512752 号专利的裁决结果,向美国联邦巡回上诉法院提起上诉。2022 年 3 月 8 日,美国联邦巡回上诉法院宣布博通败诉。
三、法律分析
(一)争议焦点
该案争议焦点有各项专利是否被侵权、专利有效性、权利要求保护范围的确定、丰田对美国产业的影响、博通是否在美国有专利相关产业等。虽然该案的结果是不违规,但是仍有部分专利权利要求被行政法官认定了侵权,可见认定调查结果违规不仅由侵权这一项构成,还包括专利的有效性、申请人是否在美国国内存在相关产业等。
该案为汽车领域零部件厂商案件,以往汽车领域交叉许可的专利行为较多,而博通却对汽车半导体供应商直接申请发起了 337 调查,可能会引发相关产业的系列诉讼。
(二)法院观点
关于 US7437583B2 号专利的侵权问题,博通指控瑞萨制造、销售和 / 或进口的 SH7769 SoC(system on chip,单片系统)直接侵权。瑞萨被指控进口的SoC 包括 SH7769 等型号。麦克奈尔(McNair)博士代表博通审查了瑞萨 SoC的内部代码,认为可以对应上“determines for at least one gate whether said gate is ON or OFF”,还确定了 SH7769 硬件手册的一部分描述。罗伯特·科尔韦尔(Robert Colwell)博士代表被申请人认为该专利没有引用“任何给定时间”的权利要求,因此权利要求中不会有这样的限制,而在特定情况下受保护的可能性并不排除认定违反此限制的可能性。
博通认为,根据 SH7769 的源代码和硬件手册,这足以证明瑞萨对博通应承担侵权责任。麦克奈尔博士解释说,此处查看的硬件源代码已编译并发送给瑞萨电子的客户。
瑞萨对博通的直接侵权指控提出异议,称其并未在美国的 SoC 上加载侵权软件代码。然而,337 条款下的相关调查与物品在进口时的状态有关,而不是在物品进入美国之后看是否安装了软件(“直接或间接侵权,必须基于进口的物品以满足 337 条款的要求”)。瑞萨对其使用侵权软件代码制造和销售其 SoC 没有异议,并且瑞萨已提出不会对博通关于进口和销售进口产品的指控提出异议。因此,瑞萨至少通过销售和进口被指控的 SH7769 SoC 直接侵犯了 583 号专利的权利要求 17 和 18。
博通还指控电装和丰田制造、销售和 / 或进口采用瑞萨 SH7769 SoC 的主机和汽车直接侵权。麦克奈尔博士审查了电装产品的源代码,以确认侵权软件是在电装的某些产品上编译的。他认为,丰田产品是集成了带有侵权 SH7769 SoC 的主机的车辆。电装和丰田已承认进口,并且不争辩这些产品将瑞萨生产的 SoC 与侵权软件结合在一起,因此,电装和丰田至少通过销售和进口含有被指控 SH7769 SoC 的产品直接侵犯了 583 号专利的权利要求 17 和 18。
博通进一步指控瑞萨、电装和丰田基于诱导侵权和共同侵权的实际间接侵权。诱导侵权需要“诱导侵权的特定意图和行动”的证据,这一意图要求证明侵权人“知道诱导行为构成专利侵权”。“共同侵权”的意图要求侵权人知道“该组件专门设计的组合涉嫌专利侵权”。为了满足这一知识要求,博通在调查中引用了另一个 337 调查案例(调查编号:337-TA-910),该案例涉及依赖于某些电视机、电视接收器、电视调谐器及其组件,当时美国国际贸易委员会认为“337 条款起诉书的送达可以作为间接侵权的证据”。博通声称,前述案件建立了“专利知识和侵权理论”,在瑞萨 R-CarH3/M3、R-CarH2 和 R-mobile Al SoC 集成的电装主机中,博通对权利要求 17 和 18 的侵权指控基于并入电装主机的 SH7769 SoC,记录中没有证据表明被告对麦克奈尔博士提出的这种侵权理论知情。因此,博通未能证明其间接侵权责任。
关于 583 号专利的美国国内产业问题,麦克奈尔博士根据 583 号专利的权利要求 25 和 26 分析了这些产品,认为博通的国内工业产品符合权利要求 25 前序部分的限制。被申请人辩称,由博通识别的软件不包含在博通已识别的国内工业产品中。博通未能识别出任何实施权利要求 25 的“时钟树驱动器”限制的实际物品,因此未能满足国内产业对该权利要求的技术要求。
关于 752 号专利的显而易见性问题,现有技术发明人福斯特(Foster)公开了一种带有输入端口的内存访问单元,用于接收来自运动预测处理单元的请求,但博通辩称,这些请求不是权利要求 2 所要求的“像素块”。福斯特的披露描述了一个“数据块”,没有指定像素,但苏布拉曼尼亚(Subramanian)博士解释说这是对像素数据的引用。运动补偿单元是在“视频解码器实现”的上下文中描述的,法官同意被申请人的观点,即本领域的普通技术人员会理解福斯特的“数据块”本质上是指满足要求“像素块”的权利要求限制的图像数据块,进一步要求“用于从对像素块的请求生成地址列表的逻辑,其中地址列表对应于存储像素块中的像素的存储器中的地址”,并且苏布拉曼尼亚博士确定了福斯特的物理地址。福斯特透露: “视频解码器的访问模式是相对已知的,因为处理器是在逐块或逐宏块的基础上工作的。 ” “每个选定的请求都被转发到:物理地址生成器,其中与请求相关联的逻辑地址被转换为物理地址,用于访问与内存接口。”此外,如上所述,福斯特指出“运动补偿单元可能正在生成对其正在处理的数据块的请求”。福斯特因此公开了对权利要求 2 的限制。由于上述原因,福斯特因此预测了 752 号专利的权利要求 2。
权利要求 4 对权利要求 2 增加了附加限制,“其中逻辑根据地址列表和访问地址所需的库访问生成访问请求”,并且苏布拉曼尼亚博士指出了福斯特中描述的重新排序请求调度程序的操作,特别是,福斯特描述了“具有两个存储体(每个存储体 512 字节)的内存芯片”,其中“请求调度程序对请求进行重新排序,以便每个操作都转到对面的存储体,从而充分利用数据传输通道并最大化可用的带宽”。福斯特因此预测了 752 号专利的权利要求 4。
权利要求 5 对权利要求 2 增加了附加限制,“其中逻辑基于地址列表和每个请求的大小生成访问请求用于来自运动预测处理单元的像素块”,并且苏布拉曼尼亚博士确定了福斯特描述的某些“突发”请求以满足此限制。首先,博通认为福斯特对“正在处理的数据块的请求”的描述表明该数据块已经被处理并且没有被请求,正如权利要求 2 所要求的那样。但是很明显的是在上下文中,其请求声称:“此处理通常会生成一系列共 8 个请求,每个地址由一个固定值分隔。”苏布拉曼尼亚博士指出请求生成器“从识别器 / 选择器接收请求单元 /突发信息”。福斯特说:“此信息包括识别信息,例如,请求单元、请求的大小以及逻辑地址。”然后,该信息用于“通过逻辑地址生成器生成推测性超前请求”。博通辩称,前瞻请求生成器不会生成在权利要求 1 和 2 的上下文中标识的“访问请求”,正如沃尔夫博士所解释的,前瞻请求生成器尝试在收到请求之前对其进行预测,生成“推测性前瞻请求”,这些请求与从内存请求输入到内存接口产生的“物理地址请求”分开。法官同意博通的观点,即这些前瞻请求不能满足权利要求 2 的限制,该权利要求生成的地址“对应于存储像素块中像素的存储器中的地址”。因此,福斯特对前瞻请求生成器的披露没有预见到权利要求 5。作为满足此限制的替代方案,苏布拉曼尼亚博士确定了在福斯特的说明结尾处关闭,讨论本发明的其他应用。具体来说,“共享内存的数据请求必须符合已建立的系统总线协议,并针对短突发进行优化以避免控制总线(并防止其他设备访问存储器)。”另外,“对于专用内存,数据请求可以重新排序,甚至可以根据推测进行预取,并且必须针对交替存储库中的长时间突发进行优化,以充分利用所有可用的访问时间并最大限度地减少开销。”博通对苏布拉曼尼亚博士关于福斯特的这些披露的意见提出异议。博通认为福斯特仅描述了根据请求的目的地调整突发的大小,而权利要求 5 要求根据请求的大小生成访问请求。法官同意博通的观点,即福斯特中描述的突发大小调整不符合权利要求 5 的限制,因此,被申请人未能证明福斯特预期到这一主张。
最终法院认定 583 号专利的权利要求 17、18 项有效且被侵权,但不满足美国国内产业要求;583 号专利的权利要求 25、26 未被侵权;752 号专利无效;最终经 337 调查,被申请人均不存在专利侵权违规行为。
四、经验启示
从该案可以看出,汽车芯片领域的诉讼特点是侵权产品涉及上下游,欧美诉讼的专精化,以及专家证人、律师的重要性。当一个企业的产业内市场份额扩大时,其侵权被诉风险也随之增加。
该案说明汽车芯片领域的专利具有可诉性,并且在一定程度上能够取证。汽车芯片领域目前涉及下游半导体供应商和上游供应商之间的诉讼不多,但博通依然给汽车芯片领域带来了诉讼风险。当行业发展逐渐成熟,应当警惕相关诉讼风险。
从 583 号专利侵权纠纷案件可以看出,权利要求技术特征撰写方式对于侵权范围判定有影响。当企业、科技创新人员等在申请一件专利时,能够解决技术问题且包含了全部必要技术特征的技术方案是一个边界;当独立权利要求中记载的技术特征小于该边界时,则无法得到授权;当独立权利要求中记载的技术特征大于该边界时,应当将超出部分的技术特征放入从属权利要求中进行保护,从而加大专利权的保护范围,提高模仿者绕过专利的壁垒。
该案中,博通已经在 337-TA-1047 案中将 US8284844B2 号专利用于诉讼,该案被申请人成功发现了这一点——当时的判决文件显示美国国际贸易委员会已经认定相关权利无效,体现了被申请人方面对于相关诉讼有利信息已经进行了尽职调查。
随着通信技术的快速发展,其与汽车产业融合发展是社会前进的必然趋势。由于缺乏前期的通信技术及芯片技术的积累,传统车企需要面临更大的技术挑战和专利风险。为了更好地适应数字经济时代的发展,传统车企可从以下方面着手:
第一,积极与专利权人进行专利许可转让谈判,获得合法有效的专利使用权。传统车企通过许可谈判,可快速助力其进行数字转型。除了获取使用权,传统车企也可根据产品的需要、技术发展趋势等多方因素,通过收购兼并、技术转让等方式获得有效的专利权,消除潜在的专利侵权风险和障碍。
第二,加大技术研发力度,做好专利布局。专利许可或转让虽然可以快速帮助传统车企追赶数字化发展潮流,但是实现企业的永续发展终究需要企业自身具有强大的技术实力,因此传统车企需加强技术研发,掌握行业新技术,从而形成优势产品。除此之外,车企进行数字化转型之前便需要优化专利布局,充分发挥高价值专利优势,降低后续的专利维护成本。[3]
[1]参见:https://www.usitc.gov/press_room/news_release/2018/er0607ll964.htm。
[2]参见:https://www.usitc.gov/secretary/fed_reg_notices/337/337_1119_notice_04302020sgl.pdf。
[3]曹丽冉. 美国半导体公司博通接连对传统汽车企业发起专利侵权诉讼[EB/OL]. (2019-01-02)[2024-05-28].http://ip.people.com.cn/GB/n1/2019/0102/c179663-30498434.html.
来源:杭州知识产权保护中心《海外知识产权纠纷应对典型案例评析》