（一）案例信息

 

司法辖区：美国

 

审理机关：美国国际贸易委员会

 

案件编号：337-TA-1000

 

审理法官：Charles E. Bullock

 

知识产权类型：专利

 

纠纷类型：侵权纠纷

 

重点产业：车辆产业（平衡车）

 

起诉日期：2016 年 3 月 22 日

 

判决日期：2017 年 7 月 28 日

 

审理结果：被告胜诉

 

（二）涉案知识产权信息

 

US8738278B2 号美国专利（以下简称“278 号专利”），名称为“具有可独立移动的足部放置部件的两轮自平衡车”（Two-wheels，self-Balancing Vehicle With Independly Movable Foot Placement Sections）。

 

（三）涉案当事人信息

 

原告：Razor USA LLC（锐哲公司）；Inventist，Inc.（英凡蒂公司）；Shane Chen（陈星）

 

被告：Alibaba Group Holding Ltd.（阿里巴巴集团控股有限公司）；Alibaba.com Ltd.（ 阿 里 巴 巴 有 限 公 司）；Hangzhou Chic Intelligent Technology Co.，Ltd.（杭州骑客智能科技有限公司）；Contixo Co.（美国 Contixo 公司）；ZTO Store（美国 ZTO 公司，又名 ZTO Trading, Inc.）；CyBoard LLC（ 美 国 CyBoard 公 司， 又 名 Shark Empire Inc.）；Genius Technologies（美国 Genius 科技公司，又名 Prime Capital）；GyroGlyder.com（ 美 国 GyroGlyder.com）；HoverTech（ 美 国 HoverTech 公 司 ）；InMotion Entertainment Group LLC（美国 InMotion 娱乐集团有限公司）；Soibatian Corporation（美国 Soibatian 公司）；Jetson Electric Bikes LLC（美国 Jetson 电动自行车有限公司）；Joy Hoverboard（惠州市奥格企业有 限 公 司， 又 名 Huizhou Aoge Enterprise Co., Ltd.）；Shenzhen Kebe Technology Co.,Ltd.（深圳市凯贝科技有限公司）；Leray Group（Leray 集团，又名 Shandao Trading Co., Ltd.）；Modell’s Sporting Goods, Inc.（莫德尔体育用品有限公司）；Newegg Inc.（美国 Newegg 公司）；PhunkeeDuck,Inc.（美国 PhunkeeDuck 公司）；Powerboard（美国 Powerboard 公司，又名 Optimum Trading Co.）；Shareconn International, Inc.（Shareconn 国 际 有 限 公 司 ）；（Shenzhen Chenduoxing ElectronicTechnology Ltd.（深圳市辰多星电子科技有限公司）；（Shenzhen Jomo Technology Co., Ltd.（深圳市九摩科技有限公司）；Shenzhen R.M.T. Technology Co., Ltd.（深圳市瑞玛特科技有限公司）；Shenzhen Supersun Technology Co., Ltd.（深圳市超晟科技有限公司）；Skque Products（美国 Skque Products 公司）；Spaceboard USA（美国 Spaceboard 公司）；Swagway LLC（美国 Swagway 公司）；Twizzle Hoverboard（美国 Twizzle 公司）；Uwheels（美国 Uwheels 公司）

 

 

（一）案件事实

 

2016 年 3 月 22 日，锐哲公司、英凡蒂公司和陈星向美国国际贸易委员会提出 337 调查申请，并且于 2016 年 3 月 23 日、4 月 12 日、4 月 13 日、4 月 18日和 5 月 5 日分别补充了其立案调查的申请内容，指控对美出口、在美进口和在美销售的部分电动平衡车侵犯了其 278 号专利，涉嫌虚假广告宣传、虚假陈述和不公平竞争，请求美国国际贸易委员会发布一般排除令或有限排除令和禁止令。

 

2016 年 5 月 20 日，美国国际贸易委员会投票决定对部分电动平衡车启动337 调查。涉案产品是类似于滑板的两轮电动车 [1]。

 

2016 年 8 月 10 日和 11 月 17 日，美国国际贸易委员会分别发布了不审查行政法官的初步裁决（第 11 号和第 22 号命令）的通知，终止了基于同意令规定和拟议同意令对美国 Contixo 的调查，以及基于同意令规定、拟议同意令及和解协议对美国 InMotion 娱乐集团有限公司的调查。

 

美国国际贸易委员会分别于 2016 年 10 月 19 日和 27 日发布了其决定不审查行政法官的最终初步裁决（第 19 号和第 20 号命令）的通知，分别终止了对 278号专利的权利要求 9 和该专利的权利要求 4 的调查。美国国际贸易委员会分别于2016 年 9 月 7 日、10 月 11 日和 12 月 13 日发布了其决定不审查行政法官的初步裁决（第 14 号、第 18 号和第 26 号命令）的通知，认定被告美国 GyroGlyder.com、美国 Soibatian 公司、美国 PhunkeeDuck 公司、深圳市九摩科技有限公司、深圳市凯贝科技有限公司、深圳市超晟科技有限公司、美国 Twizzle 公司、美国 Uwheels 公司、惠州市奥格企业有限公司、深圳市辰多星电子科技有限公司、Shareconn 国际有限公司、深圳市瑞玛特科技有限公司、美国 CyBoard 公司、美国 HoverTech 公司、Leray 集团和美国 Spaceboard 公司缺席。

 

2017 年 1 月 17 日，美国国际贸易委员会发布通知，决定不审查行政法官的最终初步裁决（第27号命令），出于正当理由终止对美国Genius 科技公司的调查。2017 年 2 月 15 日，美国国际贸易委员会发布通知，决定不审查行政法官的最终初步裁决（第 42 号命令），批准原告根据《美国 1930 年关税法案》第 337 条（以下简称“337 条款”）（a）款第（1）项 A 目提出的无异议动议，终止对其《兰哈姆法》、普通法和州不公平和欺骗性贸易惯例指控的调查。

 

2017 年 5 月 26 日，行政法官发布了关于补救和担保的最终初步裁决和建议裁决。最终初步裁决认定阿里巴巴不是其他被告的代理人，因此不在 337 条款的管辖范围内。它还认定，被告方被指控的产品都没有侵犯 278 号专利，但基于将投诉书中的指控视为真实，所有缺席的被告方被指控的产品都侵犯了原告所主张的专利。最终初步裁决还认定，就 278 号专利而言，国内产业要求的技术方面未得到满足。然而，初步裁决和建设裁决的封面页指出，违反 337 条款的行为被认定；初步裁决和建议裁决的第 75 页指出缺席被告的侵权行为被认定，并且单独发布的《关于违反 337 款的初步裁决和关于补救和担保的建议裁决的通知》（2017年 5 月 26 日）（以下简称《关于 ID 的通知》）指出，认定存在违反 337 条款的行为。2017 年 6 月 5 日，行政法官发布了一份勘误表，澄清没有违反 337 条款，因为原告没有满足国内产业要求的技术方面。他还于 2017 年 6 月 5 日发布了更正后的初步裁决和建议裁决及《关于 ID 的通知》；但是，初步裁决和建议裁决第 75 页的错误没有得到更正。美国国际贸易委员会澄清，勘误表也适用于初步裁决和建议裁决的第 75 页，并更正该页，删除关于违法被告已被认定违法的声明；且适用于同一页的脚注 47，并更正脚注，将“侵犯 278 号专利”替换为“违反 337 条款”。

 

2017 年 6 月 12 日，美国国际贸易委员会下属的不公平进口调查办公室（OUII）、原告、被告杭州骑客智能科技有限公司（以下简称“骑客公司”）以及三名被告（美国 Swagway 公司、莫德尔体育用品有限公司和美国 Newegg.com）组成的团体分别提交了请求对最终初步裁决进行审查的申请书。2017 年6 月 20 日，不公平进口调查办公室、原告、被告美国 Jetson 电动自行车有限公司、被告阿里巴巴以及四名被告（美国 Swagway LLC、莫德尔体育用品有限公司、骑客公司和美国 Newegg.com）组成的团体分别对反对申请书提交了回应。

 

美国国际贸易委员会审查了这项调查的记录，包括初步裁决、当事各方要求审查的申请书。具体而言，美国国际贸易委员会决定审查以下两个问题：（1）最终初步裁决的认定，即委员会对阿里巴巴没有管辖权；（2）最终初步裁决对缺席被告侵权行为的分析。

 

在对问题（1）的审查中，美国国际贸易委员会决定对最终初步裁决的认定，即其对阿里巴巴没有管辖权不采取立场。在对问题（2）的审查中，美国国际贸易委员会撤销了初步裁决第 39 页最后一段（以及第 72 页第 5 段和第 83 页第 1 句）中原告认定缺席被告侵犯了 278 号专利的调查结果。这些被告因未对投诉及调查通知作出回应而被判侵权。337 条款（g）款第（1）项规定了适用于发布违约救济的条件和程序。鉴于美国国际贸易委员会决定不审查最终初步裁决的其余部分，包括但不限于 278 号专利的国内行业要求的技术部分未得到满足，在 337 条款（g）款第（1）项下的分析是没有意义的。

 

（二）判决结果

 

美国国际贸易委员会确认了初步裁决没有违反 337 条款的结论，并终止调查。委员会决定的权限包含在经修订的《美国 1930 年关税法案》第 337 条（《美国法典》第 19 编第 1337 条）以及《委员会惯例和程序规则》（《美国联邦法规汇编》第 19 编）第 210 部分中。[2]

 

三、法律分析

 

骑客公司“337 调查”案胜诉为中国“智”造赢得了良好的国际形象。该案被《美中时报》评为“2016 年美中经贸十大新闻”之一，并成功入选商务部“应诉 337”经典案例；该案是国内中小企业应对海外贸易知识产权纠纷的典型案例，为国内中小企业知识产权维权和运营打下了坚实的基础。

 

“337 调查”源自 337 条款，针对的对象是进口产品侵犯美国知识产权的行为以及进口贸易中的其他不公平竞争，调查的主要程序包括申请、立案、应诉、听证前会议、取证、听证会、行政法官初裁、美国国际贸易委员会复议并终裁。337 调查在性质上是一个准司法程序，其立法目的是针对向美国出口产品中的不公平贸易行为，但实际上已经成为美国一个强有力的贸易保护手段。

 

因此，对于国内面向美国市场的出口企业而言，在不断提高自主创新能力、加强企业知识产权管理的同时，一旦遭遇 337 调查，应当积极应诉，争取胜诉或取得谈判的筹码与原告庭外和解。如果采取不应诉的“鸵鸟政策”，美国国际贸易委员会就会缺席判决，这就意味着被调查的产品将长期甚至永久地失去美国市场。

 

以下简要分析中国应诉企业的主力军——骑客公司在这起 337 调查中的应诉策略。

 

骑客公司在答辩时否认了原告的一切指控，并采取了积极的应诉策略。

 

首先，从专利权利要求的界定角度进行抗辩。

 

原告陈星在美国国际贸易委员会启动这起 337 调查的同一天，以权利要求语言存在错误为由，向美国专利商标局提交了再颁程序（reissue）的请求，试图修改扩大权利要求保护范围。再颁程序是美国专利法中的一项特殊程序，允许专利权人纠正授权专利的错误和修改授权专利，但授权后两年内不允许扩大权利要求范围。

 

骑客公司认为，原告的这一举动说明涉案专利存在一定的问题。据此，骑客公司迅速作出反应，向美国国际贸易委员会提交动议，要求原告在进行 337 调查和再颁程序之中二选一。原告放弃了再颁程序，选择继续进行 337 调查程序。但这也把涉案专利的瑕疵公之于众。随后，骑客公司利用了这一点，从专利权利的界定角度入手进行抗辩。

 

骑客公司指出，涉案专利权利要求 1 中“足部放置部件”“控制逻辑”“基本上”等用语，以及权利要求 4 中“第一和第二足部放置部件安装于足够柔韧的框架上，使得第一和第二足部放置部件在用户的重量下相对于彼此可独立移动”的表述，都是不清楚的，因此权利要求的保护范围有争议。骑客公司紧抓这一点，认为原告对权利要求的解释过于扩大，按照常规理解，这些用语和表述应当具有较窄的含义，从而证明自己的产品不侵权。

 

其次，从国内产业要求角度进行抗辩。

 

337 调查的成功条件之一，是原告必须满足国内产业要求。国内产业要求包括经济方面和技术方面。其中，经济方面要求证明国内产业存在，具体规定了以下经济标准：在工厂和设备上有重大投资；在劳动力和资本上有重要的运用；在

 

研发上有大量投资，包括工程设计、研发与许可。只要满足以上任一条件就满足了国内产业要求中的经济方面。原告证明了经济方面的要求已被满足。

 

骑客公司就国内产业要求的技术方面进行了抗辩。在技术方面，原告需证明其国内产品利用了专利权利要求中的一项或多项。骑客公司指出，原告的“Hovertrax”产品没有利用权利要求 1，国内产业要求的技术方面不能得到满足，因此这起 337 调查缺乏基础，请求美国国际贸易委员会终止调查。

 

最后，充分利用其他程序进行反击。

 

骑客公司在积极应诉此次 337 调查的同时，也在国内外开展了专利反击战。

 

在美国，2016 年 5 月 19 日，骑客公司委托美国奥睿律师事务所在加利福尼亚中区联邦地方法院对锐哲公司提起专利侵权诉讼，声称其侵犯了骑客公司USD7377233 号外观设计专利。2016 年 8 月 24 日，骑客将锐哲公司诉至加利福尼亚中区联邦地方法院，声称其侵犯了骑客公司 US9376155B2 号发明专利。

 

在国内，2016 年 1 月 4 日，骑客公司向原国家知识产权局专利复审委员会请求宣告 337-TA-1000“337 调查”案涉案专利对应的中国实用新型专利（专利号：ZL201320128469.4）无效。这件专利被业内视作“不可绕开的行业最早基础专利”。

 

2016 年 7 月 1 日，原国家知识产权局专利复审委员会最终作出无效宣告请求审查决定，宣告陈星的该项专利权全部无效。

 

 

从国内近些年来应对 337 调查的成功案例中可以提炼总结出一些有益的经验，归纳起来主要有以下几个方面。

 

（一）积极应对，组建应诉团队

 

337 调查一般涉及知识产权侵权问题，因此应诉工作的专业性和技术性很强。调查对象应诉时需要尽快在企业内部选择了解涉案产品技术和销售情况的人员与律师对接，结合企业自身情况确定应诉策略。企业应积极应诉，成立应诉团队（成员包括企业内部相关职位的员工与外部的律师团队）积极对涉案专利进行深入分析解读，从专利权利保护范围限缩性解释、国内产业要求不满足等方面进行抗辩。

 

由于 337 调查程序对时限有严格的规定，如调查起始日起至调查结束日只有45 天，美国国际贸易委员会发布的救济令自发布之日起生效并于发布之日后的第 60 日起具有终局效力，因此团队成员必须要有紧迫感，提高工作效率。

 

（二）未雨绸缪，注重知识产权风险管理

 

在产品出口前，企业应提前做好准备，进行全面的专利检索，评估产品侵犯出口目标国专利的风险并根据评估的结果及时作出调整，如对产品的技术方案进行修改，以降低侵权风险。对于无法规避的核心专利，也可以尝试与专利权人进行许可谈判，或者与进口商协议由进口商承担侵权的责任，或者购买可以覆盖侵权风险的知识产权保险产品。

 

（三）实现研发痕迹管理

 

不论是 337 调查还是国内的知识产权诉讼，都需要调查对象或当事人提供相应的实体证据。这就要求企业在技术创新的活动中注重知识产权的常态化管理，切实落实研发过程的痕迹记录，将产品开发从立项、原型设计、小规模生产到量产的关键阶段的成果物和技术资料都妥善保存。

 

总之，在全球经济一体化和中美贸易摩擦的背景下，中国企业涉美 337 调查的案件数量和企业数量都呈持续增长的态势。中国企业对此要有清醒的认识，在平时的日常运营中就要做好知识产权管理工作，苦练内功，做好预案，以便在未来遭遇 337 调查时可以从容应对，积极维护企业的利益，不断提高中国企业在全球的影响力。

 

（四）综合应战

 

面对国际纠纷，企业要有专利综合应战的策略。骑客公司在美国法院起诉锐哲公司专利侵权，并在中国对美国 337 调查案涉案专利对应的中国专利提起无效宣告请求，反映了骑客公司专利综合战的策略，表明了骑客公司坚决维护自身权益的决心，同时这对于锐哲公司显然也是不小的打击。企业可以通过反诉原告侵权，或请求宣告原告专利权无效等行为进行反击。如果能找到有利的专利，采取反诉侵权的方式，这样具有很强的杀伤力，能起到强有力地打乱原告阵脚的作用；如果能使其专利被认定无效，则更是釜底抽薪。

 

在本案中除了参与在美国的 337 调查程序，骑客公司还在中国国内有所行动。骑客公司向原国家知识产权局专利复审委员会请求宣告美国 337-TA-1000 案涉案专利对应的中国实用新型专利无效并获得支持。这一招算是给陈星等人敲了一个警钟，表明了中国平衡车行业与其对抗的决心。并且骑客公司之后也在美国境内对陈星一方的公司提起了专利诉讼。骑客公司化被动为主动，成功转移原告公司的视线，最终获得了诉讼的胜利。

 

（五）组建相关联盟

 

企业应当组建相关联盟，增强抗风险能力。以平衡车企业为例，中国平衡车企业积极组建专利池联盟。专利池是一种由多个专利权人组成的专利许可交易平台，平台上专利权人之间进行横向许可，或者统一许可条件向第三方开放进行横向和纵向许可，许可费率由专利权人决定。其表现形式有企业专利池和行业专利池两种。专利池的初衷是加快专利授权，促进技术应用。进入专利池的公司可以使用“池”中的所有专利从事研究和商业活动，而不需要就“池”中的每件专利寻求单独的许可，“池”中的公司彼此间甚至不需要互相支付许可费。“池”外的公司则可以通过一个统一的许可证，自由使用“池”中的所有知识产权。通过组建专利池可形成降低专利许可交易成本和专利诉讼成本等优势。并且作为一个行业联盟，在与跨国公司等实力强大的主体集体谈判时，可以增加谈判的筹码。

 

[1]参见：https://www.usitc.gov/press_room/news_release/2016/er0520ll599.htm。

[2]参见：https://www.usitc.gov/secretary/fed_reg_notices/337/337_1000_notice_07282017sgl.pdf。

 

来源：杭州知识产权保护中心《海外知识产权纠纷应对典型案例评析》